Nel mondo “affollato” dei marchi, il diritto di contestare il deposito, la registrazione o l’uso di segni successivi ritenuti confliggenti con diritti anteriori è soggetto a limiti temporali. Tale limite risponde infatti all’esigenza di contemperare interessi contrapposti, ovvero l’interesse del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici a potersi avvalere di segni idonei a identificare i propri prodotti e servizi senza rischiare di rimanere perpetuamente esposti a contestazioni di terzi. 

In questo senso, si è infatti espressa la Corte di Giustizia con la recente sentenza C-466/20 del 19 maggio 2022 in un procedimento che ha visto coinvolte due società tedesche, ovvero la Heitec AG – da un lato – e – dall’altro lato - la Heitech Promotion Gmbh (e il suo amministratore RW) a fronte dell’uso commerciale da parte di quest’ultima del segno “Heitech Promotiom Gmbh” e, più in generale, di marchi contenenti l’elemento denominativo “heitech”.

I fatti di causa 

La disputa risale al mese di Aprile 2009 quando era ancora in vigore la direttiva marchi 2008 /95 nonché il regolamento (CE) n. 207/2009.

Le ragioni della vertenza, pur essendo relativamente semplici e lineari (una “normale” contestazione da parte di un titolare di un marchio anteriore rispetto ad un marchio ritenuto confondibile e registrato successivamente) si sono andate complicando a causa del lungo tempo trascorso tra una fase e l’altra, il tutto aggravato dal mancato rispetto di alcune formalità processuali. Esaminiamo quindi brevemente lo scenario in cui sviluppa la vertenza. 

La società attrice Heitec AG, operativa fin dal 1984 e titolare del marchio europeo “HEITEC” depositato fin dal 1998, nel 2004 contatta la società Heitech Promotion Gmbh per proporre un accordo di coesistenza sul mercato tra il proprio marchio e il marchio figurativo contenente la dicitura “HEITECH PROMOTION” depositato da Heitech Promotion Gmbh in data 17 settembre 2002 e registrato il 4 febbraio 2003. La richiesta non va a buon fine e, successivamente, la società Heitech Promotion Gmbh nel novembre 2008 ottiene altresì la registrazione del marchio europeo contenente la parola “HEITECH”.

Nel mese di Aprile 2009, Heitec AG invia a Heitech Promotion Gmbh lettera di diffida e, nel dicembre 2012 si attiva per promuovere azione giudiziale a difesa dei propri diritti. Tuttavia, l’azione inizia senza il deposito di tutti i necessari documenti. L’atto finirà poi con l’essere notificato a controparte solo nel maggio 2014. 

Tuttavia, la corte tedesca adita rigetterà l’azione promossa da Heitec AG poiché, secondo i giudici, doveva ritenersi ormai avvenuta l’acquiescenza da parte di Heitec AG a seguito dell’uso protratto per cinque anni del marchio contestato. Più precisamente, la corte osservava che la notifica dell’atto era da intendersi tardiva, poiché formalizzata regolarmente solo dopo cinque anni dalla diffida. Sarà infine la Corte federale di giustizia tedesca a decidere di sospendere il procedimento e rivolgere alla Corte di Giustizia quattro quesiti, ovvero:

  1. se sia possibile escludere la tolleranza non soltanto quando viene proposto un ricorso dinanzi ad un’autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, ma anche come conseguenza di un comportamento adottato senza intervento giudiziario o amministrativo;
  2. In caso affermativo, se l’invio di una lettera di diffida possa escludere la tolleranza del titolare del diritto anteriore;
  3. Se ai fini del calcolo del quinquennio rilevi il fatto che la notifica del riscorso – successivamente all’esito negativo della diffida – sia avvenuta tardivamente per negligenza del titolare del marchio anteriore;
  4. Se la preclusione colpisce soltanto la domanda inibitoria o anche le domande accessorie o connesse a quest’ultima, come quelle di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione di prodotti.

Le linee guida della Corte di Giustizia 

Nel rispondere ai quesiti sopra descritti, la Corte ha innanzitutto precisato che il principio cardine su cui ruota la sentenza è quello della certezza del diritto di cui è infatti espressione l’istituto della convalida del marchio poiché il termine di preclusione per tolleranza di cinque anni consecutivi è volto a garantire che il titolare del marchio posteriore non sia esposto illimitatamente a possibili azioni giudiziali da parte di chi non si sia dimostrato sufficientemente vigilante rispetto alla tutela dei propri diritti anteriori.

Infatti, come si legge nella sentenza (paragrafo 36) “(…) il regime della preclusione per tolleranza previsto nella legislazione dell’Unione in materia di marchi è riconducibile all’obiettivo di contemperare gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punto 29, nonché del 22 settembre 2011, Budejovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punto 34)”.

Sulla base di queste premesse, le indicazioni della Corte rispetto ai quattro quesiti sopra esposti sono state le seguenti: 

  1. La tolleranza può essere esclusa anche come conseguenza di un comportamento adottato senza intervento giudiziario o amministrativo;
  2. Posto che per gli effetti dell’acquiescenza possono essere evitati dal titolare del marchio anteriore solo dando prova di volersi effettivamente opporre all’uso del marchio posteriore, l’invio di una diffida può valere a tal fine solo nel caso in cui – ove necessario - venga promossa successivamente una concreta azione volta ad ottenere una decisione legalmente vincolante. In caso contrario, il dettato normativo verrebbe vanificato dalla possibilità di inviare ripetute lettere di diffida ogni cinque anni tenendo “sospeso” il titolare del marchio posteriore in una sorta di limbo che non gli consentirebbe di utilizzare liberamente il proprio marchio pregiudicando gli obiettivi del regime della preclusione per tolleranza. Inoltre, prendendo a riferimento le norme adottate nel settore della cooperazione giudiziaria, si può ritenere che la data rilevante per il computo del termine di cinque anni sia quella del deposito dell’atto introduttivo del giudizio, sempre che successivamente il ricorrente abbia rispettato le misure per una regolare notifica; 
  3. Da quanto sopra, ne consegue che, in caso di notifica regolarizzata solo dopo la scadenza del termine di preclusione per tolleranza, il giudice del rinvio dovrà valutare se tale circostanza sia dipesa principalmente da un comportamento negligente del soggetto che ha promosso l’azione poiché “Se dovesse ritenere integrata una tale ipotesi, detto giudice dovrà concludere che, a causa della mancanza di diligenza del soggetto, l’azione di quest’ultima è da considerare preclusa” (paragrafo 67). 
  4. La normativa esaminata deve essere interpretata nel senso che il principio di preclusione per tolleranza rispetto alla possibilità di chiedere la nullità di un marchio posteriore e la cessazione del suo uso si estende anche a tutte “(…) le domande accessorie o connesse, come le domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni o di distruzione di prodotti” (paragrafo 73).

Il caso in esame ha quindi offerto alla Corte la possibilità di ricordare e precisare che la preclusione per tolleranza non può essere impedita dal semplice fatto che l’azione legale sia stata formalmente intrapresa dal titolare del diritto anteriore. Sarà infatti altresì necessario che il titolare del diritto anteriore abbia rispettato le formalità della notifica entro il termine dei cinque anni. Eventuali omissioni o errori che possano incidere sui tempi della notifica non potranno quindi essere presi in considerazione. Come infatti si legge nella sentenza (paragrafo 64) “(…) in simili circostanze imputabili al ricorrente, quest’ultimo non può sostenere di aver posto fine alla tolleranza dell’uso del marchio posteriore mediante deposito dell’atto introduttivo del giudizio. Solo con la regolarizzazione di tale atto, secondo i requisiti del diritto nazionale applicabile, è possibile ritenere che il ricorrente abbia manifestato in modo inequivocabile l’intenzione chiara e seria di far valere i propri diritti e, di conseguenza, che il ricorso sia stato effettivamente proposto” 

In questo contesto, sarà poi il giudice del rinvio a stabilire se la regolarizzazione dell’atto introduttivo del giudizio sia avvenuta successivamente al termine di preclusione per tolleranza dovuto a negligenza del soggetto interessato e, conseguentemente, dichiarare preclusa l’azione. Pertanto, nel caso qui in esame, il giudice del rinvio sarà chiamato a stabilire se la tardività della notifica sia effettivamente attribuibile alla negligenza di Heitec AG. 

Conclusioni

La decisione qui commentata ci ricorda che nel difendere i propri segni distintivi rispetto a marchi potenzialmente in conflitto è auspicabile sviluppare una strategia che contempli fin dall’invio di una prima diffida l’eventualità di promuovere – in base alle esigenze del caso - un’azione amministrativa o giudiziale nei tempi necessari per evitare la convalida del marchio contestato. Il caso descritto non solo ben rappresenta il rischio correlato all’idea diffusa che l’invio di ripetute diffide possa di per sé essere sufficiente a salvaguardare i diritti che si vorrebbe difendere, ma ben evidenzia come confidare sulla possibilità di agire al limite dello scadere del termine dei cinque anni possa mettere a repentaglio le strategie di crescita e rafforzamento sul mercato dei marchi che si vorrebbe tutelare. In estrema sintesi, è quindi importante che all’intenzione segua l’azione.