Con frecuencia, en los litigios de patentes, la plena efectividad del derecho de defensa conduce a los litigantes a tener que aportar en el procedimiento información confidencial propia o ajena, o interesar la aportación por el litigante contrario o por terceros de documentos que contienen información sensible desde el punto de vista comercial, industrial o de negocio.
Pensemos en el titular de una patente que ejercita frente a un tercero la acción indemnizatoria de daños y perjuicios partiendo de los parámetros del beneficio dejado de obtener por el propio titular como consecuencia de la infracción, o la cantidad que el demandado hubiera tenido que abonar para poder explotar la patente conforme a derecho. En el primer caso, el demandante se verá obligado a alegar y probar, entre otros extremos, el margen neto de beneficio que habría obtenido de no haber existido la infracción y, en el segundo caso, es probable que tenga que aportar contratos de licencia suscritos con sus licenciatarios que, a menudo, contendrán cláusulas de confidencialidad.
Desde el punto de vista del demandado, la aportación de información confidencial propia será imprescindible para acreditar la concurrencia de la excepción de uso previo, es decir, para probar la explotación o la realización de preparativos para la explotación en España de lo que resulte constituir su objeto.
En las dos hipótesis planteadas, el litigante interesado en acreditar hechos relevantes para su defensa que sólo puedan acreditarse mediante la aportación de documentación confidencial dispone de herramientas procesales para condicionar la aportación a la declaración del carácter reservado del documento confidencial y a la adopción por el tribunal de medidas dirigidas a delimitar el régimen de acceso, su objeto, los sujetos autorizados, la duración de la autorización y las sanciones en caso de incumplimiento. En el caso del Tribunal Unificado de Patentes (“TUP”), estas herramientas son las contempladas en los artículos 23, 55, 598-60 del Acuerdo sobre el TUP y 262A del Reglamento de Procedimiento, esta última inspirada en el artículo 9 de la Directiva (EU) 2026/943 de Secretos Empresariales.
Cuando, como es habitual en los litigios de patentes, los litigantes son personas jurídicas, dos de los aspectos más controvertidos en la determinación de las personas que tendrán acceso a la información confidencial de la parte contraria son la posibilidad de atribuir acceso a empleados −en lugar de representantes− de las partes y el acceso a documentos que contienen información reservada de terceros protegida por cláusulas de confidencialidad.
En cuanto a la primera cuestión, el artículo 262A del Reglamento de Procedimiento del TUP dispone que el círculo restringido de personas a las que se dé acceso a la información confidencial deberá comprender a representantes de la otra parte en un número que no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes. En ningún momento se refiere el precepto al acceso a través de empleados de las partes.
Con respecto a la segunda cuestión, el problema se plantea cuando, para acreditar un hecho, un litigante necesita aportar un contrato de licencia suscrito cuya aportación en el marco de un procedimiento judicial requiere la previa aceptación del tercero y éste rechaza su aportación. Esta cuestión resulta todavía más delicada en los casos en los que el acceso a la información confidencial contenida en el contrato de licencia por parte del litigante que no es parte en el contrato podría conferirle una ventaja competitiva en la negociación de sus propios contratos de licencia con otras empresas.
Pues bien, en sendas resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación del TUP el 26 de enero de 2026 dictadas en los asuntos 631-632/2025 Telefonaktiebolaget LM Ericsson v ASUSTeK Computer Inc et al. y 755-791/2025 Sun Patent Trust v Vivo Mobile Communication Co. Ltd. et al., respectivamente, el Tribunal de Apelación del TUP se ha pronunciado.
Respecto de la primera, considera injustificada la exclusión de los empleados de los círculos de confidencialidad por cuanto que estos, en las personas jurídicas sofisticadas, a menudo estarán mejor posicionados para interpretar los documentos en cuestión y fijar posición en nombre de su empleador y, en definitiva, para que la parte pueda ejercitar con plenitud su derecho a la tutela judicial efectiva.
Conforme a la solución adoptada en relación con la segunda cuestión controvertida, cuando el tribunal confiera acceso a empleados de una parte a contratos de licencias suscritos entre la otra parte y un tercero que contengan cláusulas de confidencial y el acceso a esa información sea susceptible de generar una ventaja competitiva en futuras negociaciones, el tribunal impondrá una restricción temporal que denomina “licensing bar” y que consiste en una prohibición de intervenir en futuras negociaciones de contratos de licencia de patentes en un periodo temporal que fija en cinco años desde que el sujeto tiene acceso al contrato de licencia confidencial con deber de reserva, bajo apercibimiento de tener que abonar multas millonarias en caso de incumplimiento.
En el mismo sentido se han pronunciado los tribunales españoles en casos similares.
