A regra geral no direito brasileiro é de que os sinais que não possuem distintividade, não são passíveis de serem registrados como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. No entanto, como acontece com quase todas as regras, esta também tem a sua exceção.

O artigo 122, da Lei da Propriedade Industrial determina que um sinal somente será passível de registro como marca se atender alguns requisitos, dentre os quais: (i) ser um sinal distintivo; (ii) ser um sinal visualmente perceptível; e (iii) não estar compreendido nas proibições legais.

Não por acaso, o primeiro requisito a ser observado ao se verificar a registrabilidade de um sinal é a sua distintividade. De fato, a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro e até mesmo identificar a sua origem, é deveras importante para que se considere um simples sinal uma marca.

Há alguns anos, vem se observando que algumas marcas, a princípio consideradas como fracas ou incapazes de distinguir determinados produtos ou serviços, adquirem distintividade, por meio de seu uso, tornando-se distintivas e, portanto, registráveis.

De fato, diversos empresários e comerciantes passaram a utilizar sinais e expressões para distinguir seus produtos que, em princípio, recairiam dentro das proibições legais de registro de marcas, uma vez que ausente a distintividade intrínseca.

O uso efetivo e prolongado dessas expressões para distinguir produtos e serviços que, a priori, e regra geral, não poderiam reivindicar e angariar proteção marcária, aliada ao investimento em tecnologia e propaganda, criaram uma circunstância de fato no mercado, na qual os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa. Como exemplos disso, podem ser citadas as seguintes marcas: American Airlines, Alpargatas, Computer Shop, Polvilho Antisséptico, A Casa do Pão de Queijo, e China in Box.

Constatou-se, também, que esse fenômeno gerava incontestáveis reflexos jurídicos na órbita da proteção dos direitos de seus titulares, na proteção do trabalho e do investimento, bem como na esfera da defesa do próprio consumidor.

Essa forma de identificação e associação de uma expressão ou sinal, pelo consumidor ou pelo mercado específico, como marca de um determinado produto fabricado por uma determinada empresa, gera um deslocamento entre o sentido semântico primário e original da expressão e, de outro lado, a identificação da expressão como marca de um produto ou de um serviço.[1]

O fenômeno descrito acima, ficou conhecido pela sua denominação em inglês secondary meaning (na sua tradução para o português, “significado secundário” ou “significação secundária”).

O instituto do secondary meaning encontra-se previsto na Convenção da União de Paris, em seu artigo 6º quinquies C11, que estipula que “para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”.

É importante destacar que o secondary meaning não ocorre com todo e qualquer sinal desprovido de distintividade. Tal fenômeno costuma acontecer na seara dos sinais puramente descritivos.

Conclui-se, portanto, que apesar de existirem dispositivos legais que indicam quais marcas são passíveis de registro, devem ser analisadas, também, as circunstâncias de fato, e observar se aquele sinal requerido a registro adquiriu distintividade suficiente para ser notado pelos consumidores e ser registrado como marca de produto ou serviço.