2017年4月1日施行的新专利审查指南第四部分第三章第4.6.2节中规定:“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的更正”。同时规定“技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案”,但却未就何种情况归属于上述规定作出更为具体的阐述,这给化学领域中的马库什权利要求的修改带来问题和争议。

专利法所定义的马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求。在化学领域中,同系物、同族原子、同分异构体等通常可以归为同一“类属”,具有同一“类属”的化合物通常具有相同/近似的化学属性。例如,将某个化合物A(R-Cl)中的Cl替换成F,会得到化合物B(R-F),多数情况下化合物A和化合物B具有近似结构和近似属性。如果发明人公开了化合物A,本领域技术人员显而易见会想到化合物B,此时允许发明人在申请专利保护时将化合物B也纳入其权利要求保护范围,这就是马库什权利要求的由来。简言之在化学领域中,马库什权利要求这种独特的撰写方式,能够使得申请人利用化学通式的形式来概括大量具有相似结构和性质的具体化合物,从而获得广泛的保护范围,这也使得马库什权利要求具有举足轻重的地位。

然而,高度概括性的描述和广泛的保护范围也同样给马库什权利要求带来较大的无效风险。由于经常面临无效程序的挑战,因而在无效程序中,专利权人能否对马库什权利要求中的可选择要素进行删除式修改,在理论界及实务界普遍存在争议。一种观点认为,马库什权利要求属于整体技术方案,只能整体删除而不能选择性删除可选择要素(下文称为整体技术方案观点);另一种观点认为,马库什权利要求的可选择要素属于并列技术方案,因而适用技术方案的删除方式,即可从同一权利要求中并列的两种以上可选择要素中删除一种或者一种以上(下文称为并列技术方案观点)。

在实践中,专利复审委员会和一审法院(包括北京市第一中级人民法院和北京知识产权法院,现专利复审及无效行政诉讼均改为由北京知识产权法院管辖)倾向于 “整体技术方案观点”,而北京市高级人民法院倾向于 “并列技术方案观点”,由于在整个无效宣告及其后续行政救济程序中,审判机关的观点冲突,争议巨大,导致许多案件的审判结果多次反复,无形中增加了当事人的诉讼负担和成本。

2017年12月,最高人民法院终于在再审案件“ (2016)最高法行再第41号”案中明确了无效案件中对马库什权利要求的修改标准,由此结束了长达十余年的争议,解决了各审判机关观点不统一导致案件陷入旷日持久的司法程序的重大难题。

值得一提的是,该再审案件经最高人民法院提审,经过反复斟酌和调研,历时三年方作出最终判决,可见其慎重之处。下面让我们来讨论一下这个具有历史意义的重要案件。

(2016)最高法行再41号判决涉及第一三共株式会社的名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利。该专利授权公告的权利要求书如下:

1.一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法,该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合,其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式(I)化合物或其可用作药用的盐或酯,

其中:R1代表具有1至6个碳原子的烷基; R2和R3相同或不同,且各自代表具有1至6个碳原子的烷基;R4代表:氢原子、或具有1至6个碳原子的烷基;R5代表羧基、式COOR5a基团或式-CONR8R9基团,其中R8R9相同或不同并各自代表:氢原子;含有1至6个碳原子的未被取代的烷基;含有1至6个碳原子的被取代的烷基,该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代;或R8和R9一起代表含有2至6个碳原子的被取代的亚烷基,该亚烷基被一个其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代;以及其中的R5a代表:含有1至6个碳原子的烷基;烷酰氧烷基,其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子;烷氧羰基氧烷基,其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子;(5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基;或2-苯并[c]呋喃酮基;R6代表氢原子;和R7代表羧基或四唑-5-基。

无效过程中,专利权人删除了权利要求1中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”两字;删除权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”;删除了权利要求1中R5定义下除羧基和式COOR5a(其中R5a为(5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基)外的其他技术方案。

复审委员会对删除权利要求1中“或酯”的修改予以认可,但认为其余修改不符合专利法实施细则第六十八条的相关规定,因此对该修改文本不予接受。最终,专利权人明确表示只删除权利要求1中的“其酯”,复审委员会基于该文本作出了无效决定。

一审法院(北京市第一中级人民法院)支持了上述修改标准,认为第一三共株式会社对该马库什权利要求中马库什要素的删除并不直接等同于并列技术方案的删除,不符合专利法实施细则第六十八条的规定。

二审法院(北京市高级人民法院)反对该修改标准,认为马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素,因此,当马库什权利要求涉及化合物时,这些化合物之间是并列选择关系,每个化合物是一个独立的技术方案。既然认为马库什权利要求属于并列技术方案的特殊类型,而且删除一个或多个变量缩小了专利权的保护范围,并未损害公众利益,应当允许专利权人删除相关的选择项。但是,鉴于马库什权利要求授权时该权利要求所涵盖的化合物并非均被合成出来,因此,允许修改的界限在于不得使修改后的权利要求成为说明书中未载明的具体化合物,否则,就会使针对马库什权利要求的选择发明失去存在的基础。

对此,(2016)最高法行再41号判决指出:“鉴于化学发明创造的特殊性,同时考虑到在马库什权利要求撰写之初,专利申请人为了获得最大的权利保护范围就有机会将所有结构方式尽可能写入一项权利要求,因此在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制,允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物,但是同时也要充分考量个案因素。

如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项,即使该删除使得权利要求保护范围缩小,不会损伤社会公众的权益,但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性,不但无法给予社会公众稳定的预期,也不利于维护专利确权制度稳定。”

通过最高人民法院的上述判决,明确了在无效过程中,通常不允许删除马库什式权利要求中的一个或多个变量。当然在理论层面的探讨和争议不会随着司法判决而销声匿迹,但该判决对统一司法审判标准具有重要的意义,给申请人/专利权人带来较为统一的法律行为后果预期。

另外,无效过程中不允许修改的原则,将对马库什权利要求的撰写提出更严格要求。由于马库什式权利要求在化学领域,尤其是医药领域中比较普遍,更应该充分引起专利代理人的重视。

专利代理人撰写建议

聚焦马库什权利要求的撰写,应注意几点:

1. 充分利用从属权利要求,撰写多个层次的保护范围。在无效程序中,当独立权利要求无法修改的情况下,可以利用从属权利要求来构建多重防线;

2. 可以将说明书中所公开的具体化合物撰写为从属权利要求。这样,即使因马库什权利要求因无法修改而被无效,具体化合物仍然可以得到保护。如有可能,说明书中应公开尽可能多的具体化合物及其实验数据,这样一来可以支持更大的保护范围,二来可以隐藏申请人真正要保护的具体化合物。