要点

1. 马库什权利要求应理解为马库什要素的集合，它是亚通式化合物和/或具体化合物的集合

2. 应当允许对马库什要素进行任意删除，其不会导致出现新的范围

3. 任意删除对新颖性判断、选择发明授权及是否得到说明书支持的判断的影响

4. 不应区别对待不同复杂程度的马库什权利要求

马库什权利要求在医药和化学专利领域广泛存在，对马库什权利要求的性质及保护范围的理解方式直接影响着马库什权利要求的授权、确权及侵权判定。对马库什权利要求的理解，虽然要考虑其特殊性，但必须也要符合专利法、其实施细则及审查指南的一般性规定。

针对马库什权利要求的性质，司法实践中主要有两种观点：一种观点认为马库什权利要求是概括的技术方案，一般不允许对马库什要素进行删除；另一种观点认为马库什权利要求是具体技术方案的集合，允许对马库什要素进行任意删除。最高人民法院在（2016）最高法行再41号判决中部分支持了前一种观点，认为马库什权利要求是马库什要素的集合，而不是具体化合物的集合，但同时允许对马库什权利要求进行修改，修改的原则应当是不能因为修改而产生具有新性能和作用的一类或单个化合物，同时也要充分考量个案因素。

然而最高院的判决并没有明确“马库什要素的集合”的具体含义，也没有进一步解释所提出的修改原则的理论依据和内在逻辑，笔者认为该判决仍未完全理清马库什权利要求的本质，特别是如何使对马库什性质的这种理解能够贯穿审查实践并且能够和谐地回答各个相关的法律问题。

1. “马库什要素的集合”的理解

马库什权利要求的撰写本身是在实施例基础上对发明的延展，将具有类似性质的要素以罗列的方式给出，其一个目的是获得更宽的保护范围，另一个不可忽略的目的是要更好地满足专利法关于权利要求必须“清楚、简要地限定要求专利保护的范围”的规定。从理论上来说，申请人/专利权人完全可以将马库什权利要求所包含的所有具体化合物逐一列出，就如目前常见的将实施例化合物在同一权利要求中逐一列出的做法一样。马库什权利要求是以罗列马库什要素方式进行概括，各要素之间属于“等同”，申请人撰写时、审查员审查时、授权后公众对权利要求的解读时，均视各马库什要素的各选项为并列等同可互换选项，各要素组合可构成具有相同母核的各个化合物。

笔者认为，“马库什要素的集合”应当是指各马库什要素组合后得到的亚通式化合物和/或具体化合物的集合。马库什要素本身可能是具体基团（如甲氧基、乙氧基），也可能是范围基团（如烷氧基）。当且仅当各马库什要素均为具体基团时，马库什要素组合后得到的是具体的不再可拆分的技术方案（即具体化合物）。当其中一个马库什要素是范围基团时，马库什要素组合后得到的技术方案，在本文称为“亚通式化合物”，该亚通式化合物作为一个整体存在，不再可拆分，留则全留，删则全删。因此，“马库什要素的集合”可能是亚通式化合物的集合，或者亚通式化合物与具体化合物的集合，在较少的情况下可能仅是具体化合物的集合。

笔者认为，上述对“马库什要素的集合”的理解将有助于解决有关马库什权利要求的法律问题的各种疑虑，本文尝试逐一回答。

2. 授权及无效过程中的删除

对于马库什权利要求性质的理解，直接关系到专利无效/审查过程中的修改，特别是删除式修饰是否被允许的问题。笔者认为，基于上述马库什权利要求保护范围的理解，应当允许对马库什要素进行任意删除，这种删除仍然符合当前审查指南中关于无效阶段权利要求修改的原则，其属于技术方案的删除。

审查指南2010版第四部分第三章4.6.2节规定了，技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。因此，并列技术方案是指被删除的方案与所保留的方案之间是并列关系。

例如，通式化合物XR1R2R3，X为母核，R1选自a1，a2，a3，R2选自b1，b2，R3选自c1，c2。该权利要求中并列的技术方案共有3*2*2=12个，具体为：

当仅删除一个取代基的一个或多个变量时（如仅删除R1中的a1、a2或a3），所删除的技术方案与所保留的技术方案之间是并列关系，所删除的技术方案之间也属于并列关系。

当删除两个或更多个取代基的一个或多个变量时（如删除R1中的a1和R3中的c1），应考虑删除是按顺序进行的，将其视为首先对一个取代基（如R1）的一个或多个变量进行删除（所删除的技术方案与保留的技术方案之间是并列关系，并且所删除的技术方案之间也属于并列关系），再对第二个取代基（如R3）的一个或多个变量进行删除（所删除的技术方案与第一次删除后保留的技术方案之间仍属于并列关系，并且第二次所删除的技术方案之间也属于并列关系），以此类推。

因此，总体来说，将多个取代基的多个变量进行删除，所删除的技术方案与所保留的技术方案之间均属于并列技术方案，并且无论几次删除，每次被删除的技术方案之间仍属于并列关系。

有观点认为，当以不同删除方式删除一个取代基的一个或多个变量时，不同删除方式导致的被删除技术方案之间存在重叠，据此否认马库什要素的删除不属于并列技术方案的删除。例如删除R1中的a1和删除R3中的c1，两种删除方式所删除的技术方案中都存在Xa1b1c1和Xa1b2c1的方案。然而，这种判断方式没有足够依据，散点式存在的各个技术方案或亚通式化合物的并列关系，不因对这些技术方案的重新归类（如按a1归类和按c1归类）而改变，反而是不同删除方式都能删除同一个方案正好可以证明各技术方案之间不存在交叉，而是以独立形式存在的。

3. 删除是否导致出现新的范围

如上所述，将马库什权利要求的范围理解为一个个亚通式化合物的集合，亚通式化合物以散点式存在，每个马库什要素的删除导致的是散点的消失，这种散点的消失明显不会扩大权利要求的范围，删除后的权利要求范围是剩余散点的集合。删除的过程即是以所删除的马库什要素为依据将包含该马库什要素的多个散点一次性去除的行为。剩余散点的集合不应被认为是新的范围，因为在阅读马库什权利要求时，能够预期到各种马库什要素组合后得到的具体化合物或亚通式化合物，即使这些组合可能很复杂，但组合的复杂性不能否认该组合的可预期性和确定性。当前审查实践中，无论是判断马库什权利要求的新颖性或创造性时，都要基于将马库什要素拆分成具体的化合物或亚通式化合物，然后才能与现有技术的具体化合物进行对比。马库什权利要求的拆分过程就是将马库什要素进行组合的过程。因此，删除不会导致出现新的范围。

当然，应当以马库什要素为不可分单元进行删除，当马库什要素为范围基团时，应当将该范围基团整体删除，而不允许仅删除范围基团内的部分基团，否则即是将马库什权利要求理解为单个的具体化合物的集合了。

有观点认为任意删除会导致具有新性质的化合物或一类化合物出现。该观点所担心的是权利人通过删除而将权利要求限定到说明书中没有具体公开而在后续研发过程中表现突出的化合物，从而违反先申请原则。这是对马库什权利要求删除所产生的范围的错误理解。删除仅是缩小范围，删除后出现的具体化合物或亚通式化合物仍是原权利要求所包含的散点，这是对原权利要求解读所能确定和预期到的。其次，如果修改成表现突出的化合物则修改后的权利要求很可能无法满足创造性要求，因为原说明书的实施例仅支持一般性效果，效果突出的化合物没有实施例支持，不能以效果突出为由主张创造性。即使权利人不主张突出效果，仅通过修改将权利要求限定至原说明书实施例中没有记载的化合物，该修改后的权利要求也可能不符合专利法第二十六条第四款关于权利要求应得到说明书支持的规定，因为修改前权利要求能够得到支持是因为其是基于实施例化合物，修改后的权利要求不包含实施例化合物，导致没有支持基础，所谓皮之不存毛将焉附。无效程序中，针对权利人的修改，请求人可以提交补充理由和证据，所以针对权利人的修改，请求人都有机会进行反驳。另一种可能的情况是，通过删除将权利要求限定至基于部分实施例的一类化合物并且不主张突出效果，此时可能同时满足创造性和支持的规定而得到维持。笔者认为这是专利权人所具有的修改自由，其是在原始权利要求范围以及原始公开范围内进行的修改，理应得到支持。因此，应当允许权利人对马库什要素进行任意式删除，当这种删除导致出现无创造性或不支持时，在当前审查指南的框架下，通过请求人补充提供理由和证据的方式予以反驳。所以，允许权利人进行任意马库什要素的删除，权利人即应当承担任意式删除带来的法律后果，法律或实践操作不应对删除做任何限制。

4. 删除与选择发明的关系

在最高人民法院（2016）最高法行再41号判决涉案专利的再审过程中，专利复审委提出如果允许权利人对马库什要素进行任意删除会增加选择发明的难度。该观点值得商榷。选择发明是在基础发明之内的优选方案，选择发明能够授权的基础在于证明其构成“优选”。如果基础发明在其申请文件中不曾记载也无法得出这些优选方案，选择发明即可成立。选择发明的难度仅与现有技术公开的内容有关，与权利要求的保护范围无关。即使权利人可以通过删除式修改将权利要求限定为本应属选择发明的方案并且基于说明书记载的效果主张创造性，如上所述，必须要考虑修改后的方案是否得到说明书支持。当然在实践中可能并不存在同一化合物在不同专利申请中所显示的性质差异大到构成选择发明的程度的情况。

5. 删除与新颖性判断的关系

有观点认为，如果将马库什权利要求解读为具体化合物的集合（如本文所述的具体化合物及亚通式化合物的集合），会与目前通式化合物不能破坏具体化合物的新颖性的判断标准矛盾。然而，化合物新颖性的判断中需要看现有技术是否“提到”该化合物，“提到”的含义是：明确定义或说明了该化合物化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）（审查指南案第二部分第十章5.1（1））。单纯通过将马库什要素进行组合后得到的具体化合物不属于上述“提到”的范畴。因此，如上述所述的对马库什权利要求的理解与新颖性判断之间并不矛盾。即使通过删除的方式将权利要求限定至具体化合物，该具体化合物仍然是以通式+取代基的具体定义的方式来表达的，没有明确定义或说明该化合物化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法，因此如果该具体化合物没有记载在原始申请文件中，则不会影响新颖性判断，反之则自始即影响新颖性，而与删除无关。此外，通式化合物并非总是不破坏具体化合物的新颖性，如X-R1，R1为C1-4烷基的通式会破坏X-CH3和X-C4H9这两个端点化合物的新颖性（审查指南案第二部分第十章5.1（2）），这实际上是从侧面反映了通式化合物中的端值化合物即解读为具体化合物，这与审查指南案第二部分第三章3.2.4（3）关于数值和数值范围的新颖性判断原则相同。

6. 不应区别对待不同复杂程度的马库什权利要求

实践中，对于仅具有1个取代基，每个取代基仅包含n个选项以及具有2个取代基，每个取代基包含1个或2个选项的马库什权利要求，审查时倾向于将其认为是具体化合物的集合，即分别为1xn或2x2个化合物，而具有更多的取代基和取代基选项的马库什权利要求则不被这样解释，其声称的原因在于量变会引起质变。对此，笔者认为不应对不同复杂程度的马库什权利要求进行区别对待，无论如何量变，在马库什权利要求性质没有变化的情况下，没有发生质变的可能，且无论何种复杂程度，其结果是可预期的且是确定的。如果以量变转变为质变为理由，将2个取代基、2个选项设为阈值也没有任何根据，对于公众来说，不是仅能数出来2x2=4，至少乘法口诀表内的组合数都可以信手拈来的。

同理，对于以“或其药用盐、药用酯、前药”等类似表达，认为可将其中的“药用盐”或“药用酯”任意删除，与对同一权利要求中的其他马库什要素不能任意删除的要求自相矛盾，无法令人信服。

综上，适当地理解“马库什要素的集合”将有利于实现其各种与之相关的法律问题的协调理解，在不违背现有法律规定的前提下，最大程度地与专利领域从业者、发明人、公众的一般性理解相适配，建立确定的判断标准，有利于实现专利权人与公众之间的利益平衡。