1．事案の概要

（1）本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた 骨折固定システム」とする特許（本件特許）に係る権利者であ るXが、Yが製造販売する製品（Y製品）は、本件特許発明の技 術的範囲に属するものであり、Y製品を生産・譲渡等すること は本件特許権を侵害すると主張して、Yに対し、特許法102条1 項及び同条2項等に基づき、Y製品の生産・譲渡等の差止及 び廃棄並びに損害賠償金の支払を求めた事案です。原判決と 本判決とで、特許法102条2項1 の適用の可否について判断が 別れましたので、本稿ではその点を取り上げます。

（2）本件の特徴として、X自身は、本件特許発明を実施してい なかったという点が挙げられます。すなわち、Xは米国法人で あるZimmer Biomet Holdings, Inc.を最終親会社とする ジンマー・バイオメットグループ（Zグループ）に属する会社で あったところ、Zグループにおいて、本件特許はXが保有・管 理していたものの、本件特許発明を利用した製品（X製品。実 施品でありY製品と競合します。）の製造及び販売は、それぞ れZグループの別の会社（Z2やZ3）が行っており、X自身は、 X製品の製造も販売も行っていませんでした。

 

2．原判決－特許法102条2項の適用否定

原判決は、Y製品の一部について、生産・譲渡等の差止及び 廃棄請求を認容しましたが、損害賠償請求については、Xが本 件特許発明を実施しておらず、Yによる本件特許権の侵害行為 がなかったならばXが利益を得られたであろうという事情を認 めることはできないとして、特許法102条2項の適用を否定した うえ、同条3項に基づき、損害賠償額を約70万円の限度で一部 認容しました。

3．本判決－特許法102条2項の適用肯定

原判決に対し、XY双方が控訴したところ、知財高裁は、以下 のように述べて特許法102条2項の適用を肯定し、約454万円ま で損害賠償額を増額しました（下線等は筆者）。

  • 特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったな らば利益が得られたであろうという事情が存在する場合 には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきで ある。
  • 本件についてみると、X製品を販売するのはZ3であって特 許権者であるXではないものの、①Xは、その株式の100％ を間接的に保有するZZの管理及び指示の下で本件特許 権の管理及び権利行使をしていること、②Xのグループ会 社であるZ2が、ZZの管理及び指示の下で、本件特許権を 利用して製造したX製品を、同一グループに属するZ3が、 ZZの管理及び指示の下で、本件特許権を利用してX製品 の販売をしていることから、Zグループは、本件特許権の侵 害が問題とされている期間、ZZの管理及び指示の下でグ ループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行して いると評価することができる。

​ そうすると、Zグループにおいては、本件特許権の侵害行 為であるY製品の販売がなかったならば、Y製品を販売す ることによる利益が得られたであろう事情があるといえる。  そして、Xは、Zグループにおいて、同グループのために、本 件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行 使することができる立場にあるものとされており、そのよう な立場から、同グループにおける利益を追求するために本 件特許権について権利行使をしているということができ、 上記のとおり、ZグループにおいてXの外に本件特許権に 係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮す れば、本件について、特許法102条2項を適用することが できるというべきである。

4．本判決の意義

特許法102条2項の適用要件については、既に知財高判平 成25年2月1日〔ごみ貯蔵機器大合議事件〕において、「特許権 者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が 得られたであろうという事情」が存在すれば適用要件としては 足り、「特許権者において当該特許発明を実施していること」ま では不要であるとの規範が示されています。

本判決もこれと同様の判断枠組によるものといえますが、① 「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば 利益が得られたであろうという事情」を肯定するうえで、Zグルー プ全体で本件特許権を利用した事業を遂行していると評価で きる点を考慮し、X単体としてではなく、Zグループとして、当該事 情が存在するとしている点、そして②Xの権利行使がそうしたZ グループの利益を代表するものであり、かつX以外に権利行使 できる主体が存在しない点を理由に、特許法102条2項の適用 を認めた点に特徴があるといえます。

グループ会社においては特定の子会社にグループの知的財 産権の管理・帰属を集中させる体制をとることがありますが、そ ういった体制下で当該子会社が権利行使を行う場合には、仮 に当該子会社単体では「特許権者に、侵害者による特許権侵 害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」 が肯定できない場合でも、グループ全体で当該事情が認めら れ、特許法102条2項の適用の余地があることを判示している 点で、本判決は参照価値があると考え、紹介する次第です