Cet article s’inscrit dans notre série sur les bonnes pratiques en matière de gestion IP pour «définir la bonne stratégie», pour la gestion de la propriété intellectuelle (au choix, entre un modèle «externalisé, interne ou hybride?»), «attribuer une valeur à leurs marques actif», «les pièges courants et comment les résoudre» et «une stratégie pour la Chine».

La plupart des entreprises peuvent alléger leur stratégie d'enregistrement et de protection des marques européennes, ainsi que les budgets qui y sont associés, en prenant du recul et en examinant leurs portefeuilles existants. Il est courant de trouver, par exemple, des double (voire des triple) protections entre les enregistrement nationaux / européens et internationaux. Ces protections supplémentaires augmentent le coût total des renouvellements et influe inévitablement sur les budgets liés à l'acquisition de futurs droits.

Dans certains cas, il est raisonnable de conserver ces doublons; en particulier, si votre marque risque la révocation pour défaut d’usage. Cependant, il est probable que vous identifierez également des doublons pouvant être abandonnés, que ce soit immédiatement ou après inscriptions de séniorités.

En fonction de l'ancienneté du portefeuille, les droits européens devraient également être revus à la lumière des changements récents dans la législation et la pratique des marques européennes. Les marques déposées avant juin 2014 doivent être examinées au regard du programme de convergence de l'EUIPO (alors l'OHMI). Les droits plus récents ainsi que les futures stratégies de dépôt devraient également bénéficier de la prise en compte des récentes réformes européennes.

Recommandations dérivant du programme de convergence (PC) Un bref rappel des principaux changements:

  • Les enregistrements en noir et blanc ne prévoient pas de protection pour les éléments de couleur lorsque ces derniers contribuent au caractère distinctif global de la marque (CP4).
  • Les listes de produits et de services devraient être suffisamment "claires et précises" pour déterminer l'étendue de la protection de la marque; Les intitulés de classe sont interprétés littéralement, selon l’arrêt « IP Translator » (CP1-2).
  • Les mots non distinctifs doivent être combinés avec des éléments graphiques, de sorte que le signe crée une impression distinctive globale (CP3).
  • Lorsqu'une marque plus jeune reprend un élément sans caractère distinctif d’un enregistrement préexistant, l'appréciation du risque de confusion entre les deux signes portera sur l'impact qu’ont les autres éléments composant chacun des signes sur leur impression générale respective (CP5).

Comme nous l'exposions dans notre précédent article sur les audits et valorisations, les portefeuilles doivent être régulièrement passés en revue afin de s'assurer que les droits qu'ils contiennent restent adaptés à l’usage qui en est fait, mais également à la lumière des mises à jour du droit et de la pratique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, l'examen de votre portefeuille européen de à la lumière des réformes exposées ci-dessus vous aidera à identifier les éléments de protection à ajouter à l'état actuel de votre portefeuille. Les bonnes questions à se poser sont notamment:

  • Vos logos principaux sont-ils protégés en couleur par vos enregistrements européens?
  • Les produits / services qui distinguent votre entreprise sur le marché sont-ils réellement couverts par le libellé utilisé dans vos enregistrements européens (peut-être anciens)?
  • Dans quelle mesure vos noms "faibles" (potentiellement descriptifs) sont-ils protégés à la lumière de la nouvelle pratique de l'EUIPO? La jurisprudence européenne récente a démontré que des enregistrements plus anciens combinant des termes descriptifs et un autre élément faible ont droit à un certain niveau de protection, laissant quelques propriétaires de marque perplexes quant à la teneur réelle de la réforme du PC5.

La réforme de l'EUTM - les principales dispositions Les dispositions finales de la réforme des marques de l'UE sont entrées en vigueur le 1er octobre de l'année dernière. Parallèlement à la réforme visant à uniformiser les pratiques en matière de propriété intellectuelle dans l'UE, l'EUIPO a également introduit plusieurs initiatives importantes; à savoir, (1) l’abandon de l’exigence de représentation graphique, qui devrait donner aux marques non traditionnelles une réelle chance de prospérer; (2) la création d'un système d'enregistrement pour les marques de certification, qui est particulièrement intéressant pour les secteurs dans lesquels le consommateur se concentre de plus en plus sur les questions de qualité, environnementales et éthiques; et 3) des dispositions visant à renforcer la protection contre les marchandises de contrefaçon en transit. Les États membres de l'UE ont à présent trois ans pour mettre en œuvre ces changements dans leur législation nationale (finissant le 13 janvier 2019).

  1. 1. Représentation graphiqueLes conditions d'enregistrement de l'EUTM n'incluent plus l'exigence de «représentation graphique», ce qui permet de déposer une demande d’enregistrement de marque sous n’importe quelle forme appropriée. Cela permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'enregistrer plus facilement les signes non traditionnels (sons, odeurs, hologrammes et multimédia), pour autant qu'ils puissent être représentés de manière claire et précise (selon les critères énoncés par la cour de justice de l'UE dans l'arrêt Sieckmann) et remplissent l'exigence générale de caractère distinctif.Alors que l'intention ici est clairement de favoriser les progrès technologiques permettant, à l'avenir, de partager et comparer des marques non traditionnelles se référant notamment aux sens du toucher et de l’odorat, le principal avantage de cette partie de la réforme 2017 est, pour le moment, pour les marques sonores n’ayant plus besoin d'être représentées sous forme graphique. Un fichier audio (MP3 / MP4 ou autre) peut maintenant servir de base à la demande. Les propriétaires de marques devraient donc penser à tout autre élément de marketing qui pourrait être protégé, par exemple, en créant / protégeant un jingle commercial.

  2. 2. Marques de certificationLa nouvelle marque de certification de l'UE a été conçue pour protéger les marques de qualité, en d'autres termes, des marques qui offrent aux consommateurs la garantie qu'un produit ou un service donné possède des caractéristiques spécifiques (qualité, précision, mode de fabrication, etc.), par opposition aux produits et services non certifiés qui ne possèdent pas ces mêmes avantages. Cette nouvelle catégorie de marques, qui n'existait pas auparavant au niveau de l'UE, présente un intérêt particulier pour les organisations et les associations qui visent à certifier les biens de tiers. Il convient de noter que les principaux critères de dépôt d'une telle demande sont les suivants: a) la marque ne doit pas être utilisée par son propriétaire mais par les participants certifiés au programme, et b) le dépôt doit être accompagné d’un règlement de certification qui inclut des indications objectives sur la qualité à atteindre et les conditions devant être remplies pour obtenir la certification.

  3. 3. Lutte anti-contrefaçonEnfin, les réformes offrent aux détenteurs de marques une protection accrue contre les marchandises en transit dans l'UE qui portent atteinte à leurs droits de marque, par ex. marchandises de contrefaçon. Le fardeau de la preuve a été renversé, exigeant à l’avenir que le titulaire des marchandises saisies prouve que le propriétaire de la marque ne serait pas en droit d'empêcher le commerce de ses produits dans le pays de destination finale.

Regarder au-delà des marques européennes - vers le reste de l'Europe

Le Brexit nous a offert un rappel important que toute l'Europe n'est pas couverte par une marque de l’UE. Une fois que la Grande-Bretagne aura quitté le système européen (cliquez ici pour notre dernière mise à jour à ce sujet), les propriétaires de marques souhaitant obtenir une protection britannique dans le cadre de leurs stratégies d'enregistrement de marques européennes devront inclure un enregistrement supplémentaire au Royaume-Uni. S'ils ne le font pas déjà, ils devraient également inclure des enregistrements pour d'autres pays européens non membres de l'UE, tels que la Suisse, pays souvent négligés dans les stratégies de dépôt européennes.