El Abogado General (“AG”), Sr. Yves Bot, acaba de presentar con fecha 1 de marzo sus conclusiones a las cuestiones prejudiciales formuladas por el O. Düsseldorf en los asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16: un caso que plantea interesantes cuestiones de derecho internacional privado en una infracción de diseño.

El supuesto de hecho: la empresa japonesa Nintendo demanda en Alemania a BigBen Interactive GmbH (“BB Alemania”) por infracción de sus diseños comunitarios en determinados accesorios de videojuegos vendidos por esta última y compatibles con la consola Wii y, a su vez, demanda por infracción a la empresa matriz del grupo (“BB Francia”), que es quien fabrica dichos accesorios en Francia desde donde los vende a BB Alemania y a otras filiales en diversos Estados miembros. La competencia del tribunal alemán para conocer ambas demandas no se discute: respecto a BB Alemania es clara ya que se trata del tribunal del domicilio del demandado (art. 82.1 Reglamento 6/2002 de Diseño Comunitario, “RDC); respecto a BB Francia, la competencia del tribunal derivaría, no de estimar que aquélla hubiese infringido el diseño en Alemania (supuesto que podría fundar la competencia ex art. 82.5 RDC), sino del art. 6 Reglamento Bruselas 44/2001 (demandas vinculadas por una relación tan estrecha que es oportuno juzgarlas conjuntamente para evitar resoluciones inconciliables), no en vano BB Alemania vende los productos que BB Francia le suministra. Son los mismos productos.

El tribunal alemán plantea si -teniendo en cuenta que su competencia para conocer de la demanda contra BB Francia deriva del art. 6 antes citado- las medidas accesorias a la pretensión principal de prohibición de la infracción que pueda adoptar contra ella, tales como exhibición de documentación contable, compensación de perjuicios, retirada del mercado, destrucción de productos infractores, pago de costas o publicación de la sentencia, surten efectos en todo el territorio de la Unión, como sería el caso de la pretensión principal (sentencia TJUE de 12 de abril de 2011, Asunto C-235/09, DHL c. Chronopost, ECLI:EU:C:2011:238, p.44), o si esas medidas accesorias han de ir referidas a la relación de suministro entre las dos demandadas. En otras palabras, ¿puede el tribunal alemán condenar a BB Francia, por ejemplo, a la retirada y destrucción de todos los productos infractores en la UE?, ¿o debe limitarse a los productos que son objeto de suministro a la filial alemana? El AG se pronuncia por la eficacia en toda la UE de estas medidas accesorias, para asegurar la eficacia de la pretensión principal y dar al diseño una protección uniforme en todo el territorio de la UE.

Pregunta también el tribunal alemán qué ley es aplicable a esas medidas accesorias (conviene recordar que en este punto las normativas de los Estados pueden no ser del todo coincidentes). En opinión del AG, entre todas esas medidas accesorias, las relativas a la destrucción y retirada del mercado de productos infractores y publicación de la sentencia entrarían dentro del concepto “otras sanciones” del Art. 89.1.d RDC, a las que según ese artículo se aplica la normativa del Estado donde se produjo la infracción (esto es, el “Estado miembro donde se produjo el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no [el] territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos”); en este caso, la ley francesa. Por el contrario, la compensación de perjuicios, la exhibición de documentación contable y el reembolso de los honorarios de abogados quedarían fuera del concepto de “otras sanciones” del RDC. En consecuencia, tratándose de medidas no contempladas en el RDC, por aplicación de su art. 88 les sería aplicable la normativa del foro, la cual incluye el Reglamento 864/2007 (Roma II) sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales; y el art. 8.2 del Reglamento Roma II remite, en el caso de derechos de propiedad intelectual comunitarios de carácter unitario (como el diseño comunitario) y a falta de previsión en el instrumento comunitario que los regule (en este caso el RDC), a la ley del país donde se haya cometido la infracción, concepto que (interpretado en el mismo sentido que en el RDC) nos remitiría aquí también a la ley francesa.

Todavía se plantea otra cuestión prejudicial: si la reproducción que un tercero haga de la imagen de productos protegidos por un diseño para comercializar sus propios productos puede calificarse como “cita” a los efectos de excluirla del alcance del titular del diseño (art. 20 RDC: ”Los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario no podrán ejercerse respecto de: … actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente”). Concluye el AG que se trata de un acto ilustrativo y por tanto entraría dentro del concepto de cita, sin perjuicio de que deberá mencionarse la fuente, la conducta habrá de ser conforme a las prácticas comerciales leales de la Directiva 2005/29, y que no menoscabe la explotación normal del diseño (la prueba de ese menoscabo según el AG correspondería al titular del diseño).

Habrá que seguir este asunto para comprobar si el TJUE acoge los criterios del AG y muy en particular la separación entre lugar donde se inicia el acto dañoso y el de donde se producen sus efectos a los efectos de determinar la ley aplicable.