Det aktuella beslutet resulterar från hänvisningen av beslutet T 557/13 där patentet återkallades vid invändningsförhandlingarna. I detta fall härrörde patentet från en avdelad patentansökan med patentkrav avseende ett genus av det som fanns beskrivet i den prioritetsgrundande ansökan. Invändningsavdelningen tillämpade en snäv tolkning av G 2/98 (v.g. se nedan) och hävdade att patentets prioritet var ogiltig medan däremot moderansökans prioritet var giltig. Som en följd därav utgjorde moderansökan prior art under Artikel 54(3) EPC gentemot patentet. Därför saknade patentet nyhet över sin egen moderansökan.

I Europa framkommer från Stora Besvärskammarens beslut G 2/98 att ”användningen av en generisk term eller formel i ett patentkrav för vilket multipla prioriteter begärs i enlighet med Artikel 88(2), andra meningen, EPC är helt acceptabelt under Artikel 87(1) och 88(3) EPC, förutsatt att det ger upphov till att kravet avser ett begränsat antal tydligt definierade alternativa föremål”. (Betoning tillagd.) Så som påpekas i den aktuella hänvisningen har emellertid tolkningen av G 2/98 kommit att skilja sig åt. I vissa fall (t.ex. T 665/00, T 1877/08 och T 1496/11) har tolkningen varit snäv med hävdande att ”tydligt definierade föremål” måste vara separat identifierade i patentkravet. I andra fall (t.ex. T 1222/11 och T 571/10) har tolkningen varit bred med hävdande att ” tydligt definierat föremål” inte behöver specificeras inom patentkravet så länge som det kan definieras på ett implicit sätt.

Således avsåg den aktuella hänvisningen situationen med delprioritet där bara en del av föremålet i ett generiskt ”ELLER”-patentkrav är berättigat till prioritetsdatumet i en tidigare patentansökan.

Följande frågor hänvisades till Stora Besvärskammaren:

1. Då ett patentkrav i en europeisk patentansökan eller patent innefattar alternativa föremål genom ett eller flera generiska uttryck eller på annat sätt (generiskt ”ELLER”-patentkrav), kan rätten till delprioritet förvägras under den europeiska patentkonventionen för patentkravet med avseende på alternativt föremål beskrivet (på ett sätt som möjliggör utövande) för första gången, direkt, eller åtminstone implicit, samt otvetydigt, i prioritetsdokumentet?

2. Om svaret är ja, på vissa villkor, är förbehållet ”förutsatt att det ger upphov till att kravet avser ett begränsat antal tydligt definierade föremål” i punkt 6.7 i G 2/98 det som ska tas som legal test för att bedöma rätten till delprioritet för ett generiskt ”ELLER”-patentkrav?

3. Om svaret på fråga 2 är ja, hur ska kriterierna ”begränsat antal” och ”tydligt definierade alternativa föremål” tolkas och tillämpas?

4. Om svaret på fråga 2 är nej, hur ska rätten till delprioritet bedömas för ett generiskt ”ELLER”-patentkrav?

5. Om ett jakande svar ges på fråga 1, kan föremål beskrivet i en moderansökan eller avdelad ansökan för en europeisk patentansökan citeras som teknikens ståndpunkt under Artikel 54(3) EPC mot föremålet beskrivet i prioritetsdokumentet och innefattat som ett alternativ i ett generiskt ”ELLER”-patentkrav i nämnda europeiska patentansökan eller patentet som beviljats för denna?

Stora Besvärskammaren svarade nej på den första frågan och behandlade följaktligen inte frågorna 2-5. I domskälen som ledde till domslutet skriver Stora Besvärskammaren att syftet med rätten till prioritet såsom det slås fast i den europiska patentkonventionen (EPC) är att undvika kollision mellan föremål som beskrivs i prioritetsperioden med identiska föremål i ett prioritetsdokument, att konceptet med delprioritet förekommer i det europeiska patentsystemet (Artiklarna 88(2) och 88(3) EPC) och att förarbetena till EPC 1973 bekräftar denna tolkning.

Det är viktigt att notera att det står i beslutet att EPC:n inte har andra krav för att tillerkänna rätten till prioritet utöver att det ska avse samma uppfinning. Således kan man från detta dra slutsatsen att förbehållet i G 2/98 beträffande ett begränsat antal tydligt definierade föremål inte behöver uppfyllas.

Vidare beskriver Stora Besvärskammaren i stycke 6.4 i beslutet att bedömning om ett föremål inom ett generiskt ”ELLER”-patentkrav ska innefatta följande steg:

1. Det första steget är att bestämma föremålet beskrivet i prioritetsdokumentet som är relevant. Detta ska göras med hjälp av beskrivningstestet (”disclosure test”) i G 2/98 och med hänsyn till sökandens eller patenthavarens förklaringar.

2. Nästa steg är att granska om detta föremål innefattas i patentkravet i patentansökningen eller patentet som begär prioritet. Om svaret är ja är patentkravet i praktiken indelat i två delar, där den första delen motsvarar uppfinningen som beskrivs direkt och otvetydigt i prioritetsdokumentet och den andra delen är den återstående delen av det efterföljande generiska ”ELLER”-patentkravet som inte åtnjuter denna prioritet men som själv ger upphov till en prioritetsrätt i enlighet med Artikel 88(3) EPC.

Stora Besvärskammaren avslutar med att konstatera att även om bedömningen kan vara en krävande intellektuell uppgift så har flera av de tidigare besluten visat den kan utföras och att det inte finns något behov av ytterligare steg eller tester.