Paris le 05 février 2020 – La loi PACTE de 2019 va modifier en profondeur plusieurs aspects fondamentaux du droit français des brevets. Elle vient prolonger la durée des certificats d’utilité et instaure une demande de brevet provisoire. Dans l’élaboration de votre stratégie propriété industrielle, ces mesures doivent être vues comme un package avec celles de l’examen de l’activité inventive des demandes de brevets et la nouvelle procédure d’opposition.

Comme présenté dans un précédent article, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, constitue une réforme importante touchant à plusieurs aspects fondamentaux du droit français des brevets. La loi crée ainsi une procédure d’opposition, modifie les délais de prescription et ajoute le défaut d’activité inventive comme motif de rejet des demandes de brevet (cf notre article dédié). Elle vient également prolonger la durée des certificats d’utilité, permettre leur transformation en demande de brevet et instaure une demande de brevet provisoire. 

1. Prolongation de la durée des certificats d’utilité (10 janvier 2020)

L’article L.611-2 CPI a été modifié en ce que la durée des certificats d’utilité a été prolongée de 6 à 10 ans.

Cette mesure est entrée en vigueur le 10 janvier 2020, non seulement pour les certificats d’utilité déposés à compter de cette date mais également pour les certificats d’utilité encore en vigueur. Il est donc conseillé aux déposants de revoir leurs études de liberté d’exploitation au regard de cette nouvelle durée de vie.

En outre, les dispositions transitoires du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 viennent préciser que le paiement de la septième annuité pour le maintien en vigueur d'un certificat d'utilité pourra être effectué après la date d'échéance mais dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret sans surtaxe (= 10 mai 2020) et encore dans les 6 mois suivants avec surtaxe (= 11 novembre 2020).

C’est donc le moment pour les déposants de faire le bilan de leurs certificats d’utilité en vigueur pour étudier l’opportunité de les prolonger au-delà de 6 ans, en particulier ceux qui sont dans leur 6ème année.

2. Transformation d’un certificat d’utilité en demande de brevet (11 janvier 2020) 

L’article L.612-15 CPI a été modifié pour ouvrir la possibilité au demandeur de transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Cette mesure concerne les demandes de certificat d’utilité déposées à compter du 11 janvier 2020.

La requête en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l’article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité (article R612-53 CPI). Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de certificat d’utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-15, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête en transformation (article R612-54 CPI). 

Pour rappel, une demande de brevet pouvait déjà être transformée en demande de certificat d'utilité.

3. Demande de brevet provisoire (1er juillet 2020)

A compter du 1 er juillet 2020, une demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des revendications, de l’abrégé et de la copie du dépôt antérieur en cas de revendication de priorité. Cette mesure permet un dépôt dans des cas d’extrême urgence mais nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas en abuser, à la fois parce que la mise en conformité c’est-àdire l’éventuelle confirmation en demande de brevet nécessitera des revendications qui devront se fonder sur la description et parce que la description devra être suffisamment étayée pour servir de base à une revendication de priorité valable.

Le déposant pourra requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire ou sa transformation en demande de certificat d'utilité pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.

A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.

Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité.

Cette procédure comprend, après le dépôt ultra-simplifié, des mécanismes complexes que nous ne détaillerons pas ici, considérant que cette procédure présente les risques précités avec peu d’avantages par rapport au dépôt d’une demande de brevet « classique » sans paiement de taxe et sans revendications, ce qui est possible !

La prolongation substantielle de la durée de vie du certificat d’utilité redonne un attrait certain à ce titre tombé en désuétude quasiment inutilisé par les déposants. Il forme maintenant un package stratégique avec les demandes de brevet français dont l’activité inventive va être examinée (notre article) et la procédure d’opposition.