In einer vor kurzem veröffentlichten Entscheidung vom 11. Mai 2017 (I ZB 6/16) äußerte sich der Bundesgerichtshof (BGH) erneut zu den Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke, die als Teil eines Kombinationszeichens verwendet wird. Im vorliegenden Fall verneinte der BGH die rechtserhaltende Benutzung der registrierten Wortmarke „Dorzo“ (für pharmazeutische Erzeugnisse), weil diese ausschließlich in Kombination mit weiteren Elementen (wie z.B. in “Dorzo-Vision®”) verwendet wurde und diese Nutzung im Ergebnis von der registrierten Form abweiche.

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) forderte die Inhaberin der angegriffenen Marke „Dorzo plus T STADA“ die Widersprechende auf, die Benutzung der prioritätsälteren Widerspruchsmarke „Dorzo“ nachzuweisen. Aus den von der Widersprechenden eingereichten Nachweisen ging jedoch hervor, dass die Marke „Dorzo“ ausschließlich in Kombination mit Zusätzen unter den Bezeichnungen wie „Dorzo-Vision®”, “DorzoComp-Vision®” und “DorzoComp-Vision® sine” verwendet wurde, wie nachfolgend abgebildet:

Wie schon das Bundespatentgericht (BPatG) verneinte auch der BGH die Verwendung der Widerspruchmarke “Dorzo” in ihrer eingetragenen Form (26 Abs. 1 MarkenG) durch die oben abgebildeten Kombinationszeichen.

Maßgeblich für die Beurteilung, ob eine Marke in der eingetragenen oder in einer hiervon abweichenden Form benutzt wird, ist die Frage, ob die weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder, ob es sich um von der Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben bzw. Ausstattungselemente handelt. Vorliegend erkenne der Verkehr in dem Gesamtzeichen keine isolierte Verwendung der Wortmarke „Dorzo“, weil das Markenwort erkennbar in allen drei oben abgebildeten Varianten mittels Bindestrich oder deren Zusammenschreibung sowie durch das einheitliche Schriftbild und die identische Farbgestaltung mit den ergänzenden Begriffen („-Vision®”, „Comp-Vision®” und „Comp-Vision® sine”) verbunden sei. Dieser Eindruck werde durch die Anbringung des hochgestellten ®-Symbols am Ende des Gesamtzeichens – und nicht hinter der tatsächlich eingetragen Marke „Dorzo“ – verstärkt.

Maßgeblich sei daher, ob diese Verbindung, die zu einer von der Eintragung abweichenden Benutzung führt, den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändert und damit einer rechtserhaltenden Benutzung gem. § 26 Abs. 3 MarkenG entgegensteht. Das BPatG und der BGH bejahen dies im Streitfall, da die ausschließliche Verwendung der Widerspruchsmarke in Kombination mit zusätzlichen Elementen dazu führe, dass der Verkehr darin nicht mehr die Wortmarke „Dorzo“ als solche neben einem zweiten eigenständigen Zeichen erkenne. Vielmehr vermittle das „®“-Symbol am Ende des Gesamtzeichens jeweils den Eindruck, dass dieses als ein einheitliches Kennzeichen registriert sei. Auch wiesen die beiden Wortbestandteile „Dorzo” und „Vision” in begrifflicher Hinsicht wechselseitig auf einander hin („Dorzo” deutet ausweislich der erläuternden Angabe auf der Verpackung auf die Wirkstoffbezeichnung „Dorzolamid“ und „Vision“ - als englischer Begriff für „Sicht“, „Sehkraft“ und „Sehvermögen“ - auf den Anwendungsbereich hin).

Dabei stellt der BGH klar, dass in einem solchen Fall, in dem die Widerspruchsmarke vom Publikum nicht mehr als eigenständiges Zeichen, sondern nur noch als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke wahrgenommen wird, davon auszugehen sei, dass die Widerspruchsmarke und das Kombinationszeichen über eine unterschiedliche Unterscheidungskraft verfügen. Unerheblich sei insofern, ob die Widerspruchsmarke im Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung inne hat; darauf komme es bei der Prüfung gem. § 26 Abs. 3 MarkenG – anders als im Rahmen der Verwechslungsprüfung – nicht an.

Praxistipp:

Diese BGH-Entscheidung verdeutlicht erneut, dass Inhaber bei der Entwicklung einer Marke stets den durch die konkrete Verwendung ihrer Marke mit zusätzlichen Wort- und/oder Bildelementen vermittelten Gesamteindruck im Blick haben und den Schutz ihrer Zeichen und/oder ihre Marketingmaßnahmen gegebenenfalls entsprechend anpassen sollten. So hätte die vorliegende Beurteilung des BGH möglicherweise anders ausfallen können, wenn die Widersprechende beispielsweise das „®“-Symbol immer am Ende der tatsächlich eingetragenen Marke „Dorzo“ angebracht hätte und nicht erst am Ende des zusammengesetzten Zeichens.