近年来,中国、日本和美国等国的知识产权备案(如,专利和商标)呈现爆发式增长。经过注册/备案后,知识产权权利人可将已注册的知识产权权利许可给意向方使用,然后以收取特许权使用(?)费的方式赚取收益。对于管理许可条款,以及对许可人和被许可人各自的权利而言,认真起草知识产权许可协议都是最至关重要的。

在内地的中资方与境外的外资方签订许可协议的同时,他们通常会成立合资企业,按照协议的约定使用获许使用的知识产权权利。香港法是该等协议倾向于选择的适用法律之一。当事方经常挑选香港法作为管辖法律,以便选择对当事双方都持中立态度的法院,并充分利用香港在司法制度上的优势。

鉴于仲裁有着保密、灵活和终局性的优势,该等许可协议的当事方越来越倾向于采用国际仲裁(而非传统的法院程序)作为主要的争议解决机制。另一方面,为了顺应知识产权仲裁领域涌起的热潮,香港也就《仲裁条例》(第609章)出台了相应的修订。截至2018年1月1日,仲裁条例的新修订已正式规定,凡是涉及知识产权权利的争议,包括但不限于与可强制执行力、侵权、效力有关的争议,都可根据香港法进行仲裁。本文将简要介绍知识产权许可协议引起争议的常见问题,以及当事方在对方违约时可采取的法律解决方案。

知识产权许可协议引起争议的常见问题

(a)知识产权权利的定义和许可范围许可人应尽可能详细和准确地起草知识产权权利的描述及许可范围,当中可能包括:

  • 许可的期限;
  • 排他性和不竞争条款;
  • 分许可和转让等。

如果没有做好上述工作,则有可能导致许可人很难对违约的被许可人强制执行协议。

(b)特许权使用费的计算

拖欠应付特许权使用费是导致争议的最常见事由之一。除了不付款之外,与应付特许权使用费的计算基准有关的争议也是一个反复出现的问题。因此,当事方应在许可协议中明文规定以下几项与许可费的计算有关的基础性条款,以尽量避免争议:

  • 许可费应是一笔固定金额,还是应基于销售额、毛利润或净利润进行计算;
  • 用于确定适用转换利率等的方法;
  • 对于一方分享其知识产权权利、另一方注入资金的合资企业而言,应在成立合资企业的阶段就确定股权的划分和许可费中的可扣减金额

知识产权许可协议的强制执行

许可协议通常都会规定,在一方违反协议的条款和条件时,非违约方应发出书面通知,要求违约方在规定时间内纠正违约行为。如果违约行为没有得到纠正,非违约方通常都有权单方面终止许可,并采取适当的法律行动追偿由此遭受的任何损失或损害。

如果出现任何违约,许可人应立即采取相应措施,尽量争取为自身取得最大保护,并积极准备就发生违约的被许可人提起潜在的索赔。上述措施可能包括:

  • 以书面形式通知被许可人发生违约;
  • 列载其在协议项下的权益;
  • 按照协议的条款以书面形式(如有必要)明确终止许可;及
  • 保留被许可人违约的所有记录和当事方之间的通信往来,用作支持未来提起潜在索赔的证据。

追偿拖欠的应付特许权使用费

如果被许可人违反协议(如,拖欠应付特许权使用费),许可人可针对被许可人启动法律程序,追偿由此遭受的任何损失或损害(连同利息)。如须提起损失/损害索赔,可诉诸于适当的法院或仲裁途径(具体须取决于协议约定的争议解决机制)。

如果想要在这些民事索赔中取得法院判决或仲裁裁决,当然有可能要耗费一定的时间(具体须取决于答辩理由、对方的态度等不确定的因素)。然而,一旦取得胜诉判决或裁决,就可以凭借判决或裁决强制执行对方的资产。[1]

对于需要取得紧急救济的违约

在许可协议出现问题时,被许可人通常会拒绝提供它的账簿和记录给许可人查阅 —— 以阻止许可人取得任何可支持潜在索赔的证据。在发生更严重的违约时,当事方之间的沟通甚至有可能完全破裂。

香港法院有权以授予禁制令的方式作为法律程序(包括本地和境外的)中的临时措施,及协助进行仲裁程序的手段,不论该项仲裁发生在香港境内或境外。因此,无论协议约定何种争议解决方法(无论是法院诉讼或仲裁),当事方都可在以下这些严重和紧急情况发生时考虑向香港法院寻求颁发禁制令:

  • 损失将无法弥补(即,金钱判决将不足以为许可人提供充足赔偿);或
  • 被许可人的资产可能会被转移,无论是在香港、中国内地或其他任何地方。

例如,许可人可向香港法院申请颁发禁制令,要求被许可人立即停止正在实施中的违约行为(即,超越许可范围实施侵犯许可人知识产权权利的行为,或违反不竞争条款)和/或冻结被许可人的资产作为一项临时措施。

但值得注意的是,禁制令是一项严苛的措施。正如上文所述,只有申请人能够向法院证明案件的事实已经相当严重和紧急,即足以为颁发这样效力强大的命令提供正当的理由,法院才会批准这样的申请。

以下是一些表明禁制令或会是一项适当补救措施的潜在场景:

  • 被许可人成立了一家存在竞争关系的实体,并基于许可协议项下授予的知识产权权利出售类似产品或服务或分流业务,从而违反了不竞争条款;
  • 任何一家专为共享知识产权权利的使用而成立的合资企业发生股东争议;或
  • 任何由被许可人或第三方擅自经营和/或经销侵犯知识产权权利的产品/服务。

结论

本文概述了知识产权许可协议引起争议的常见问题,以及在出现违约时可诉诸的法律行动。认真规划和仔细起草文件将为知识产权许可协议的当事方提供最大保护。当违约出现时,当事方应尽快考虑上文重点提到的法律行动,以阻止发生任何进一步的违约行为,并尽最大可能追偿由此遭受的损失。