Revendiquer une priorité d’ancienneté permet aux titulaires des marque de l’Union Européenne (MUE) de demander l’application des droits antérieurs en se basant sur la marque nationale existante et enregistrée dans un pays membre de l’Union Européenne (UE). Une revendication acceptée étend les droits de la MUE dans les pays revendiqués de façon rétroactive à la date du dépôt national d’origine. Mais cela ne signifie pas que vous devez laisser la marque antérieure initiale arriver à échéance, explique Vanessa Harrow de Novagraaf.

Le système d’ancienneté permet de bénéficier d’un portefeuille rationalisé et donne accès à un système de marques unifié à travers l’UE sans que les titulaires puissent perdre leurs droits antérieurs.

Par exemple :

Une MUE donnera à son titulaire une protection dans tous les états membres depuis la date de dépôt, par exemple au 1erjanvier 2010. Le titulaire peut toutefois avoir un dépôt national, par exemple au Royaume-Uni (R-U), ayant une date antérieur, par exemple au 1er janvier 2000. C’est la date à laquelle le titre déposé au R-U produira des effets.

Si la revendication d’une priorité d’ancienneté a été déposée et acceptée, l’enregistrement communautaire est traité comme s’il accordait la protection des droits du titulaire au R-U à la première date de dépôt du 1er janvier 2000. Le registre national des marques du R-U pourrait alors permettre l’échéance sans que le titulaire perde les dix années de droits antérieurs au R-U.

Revendiquer une ancienneté

Une revendication d’ancienneté d’un dépôt communautaire peut être déposée au moment du dépôt ou dans les deux mois qui le suivent. Alternativement, la revendication peut être déposée à tout moment après la date d’enregistrement.

Lorsque l’on dépose une revendication d’ancienneté, les détails du dépôt national doivent être transmis à l’EUIPO et, dans certains cas, des documents supplémentaires devront être remplis.

Afin de revendiquer un droit d’ancienneté, il est nécessaire de s’assurer que le libellé de la marque nationale concernée ne soit pas plus large que celui de la MUE. De plus, il est nécessaire de s’assurer que les détails concernant le titulaire soient les mêmes sur la marque nationale que sur la MUE.

Pourquoi revendiquer une ancienneté ?

Une revendication d’ancienneté participe à la réduction du coût d’entretien d’un portefeuille de marques. Une revendication d’ancienneté en place permet de laisser le dépôt national arriver à échéance, de façon à réduire les coûts de renouvellements.

Une revendication d’ancienneté peut aussi permettre de justifier d’une histoire ancienne de la marque à travers l’UE et de s’assurer que les tiers sont conscients de vos droits nationaux dans chaque pays. Il en résulte que cela permet non seulement aux titulaires de revendiquer des droits antérieurs nationaux, mais a aussi un effet dissuasif sur les tiers.

Bénéfices résultants du maintien des droits nationaux

Malgré tout, le système d’ancienneté fait l’objet de nombreuses critiques et les éléments qui suivent doivent être pris en compte avant de laisser les droits arriver à échéance :

  • Les dépôts communautaires sont vulnérables aux annulations s’ils n’ont pas été utilisés durant cinq ans. Si une annulation est requise à l’encontre d’une MUE, le titulaire doit attester de sa bonne exploitation pour éviter la déchéance de sa marque. Malgré que la plupart des droits nationaux soient sujets aux mêmes exigences d’exploitation, attester de leur usage suffisant dans une juridiction nationale peut être assez aisé. Toutefois, on ne peut pas dire la même chose d’une MUE. Notamment, il existe un débat sur le fait qu’utiliser une MUE dans une partie seulement de l’UE pourrait suffire à la maintenir. L’examen utilisé par l’EUIPO est en général plus strict que celui utilisé par les offices nationaux.
  • Les enregistrements de MUE peuvent être invalidés sur la base d'une marque antérieure dans n'importe quel État membre de l'UE. Le risque d'une telle invalidation est particulièrement répandu dans les cinq premières années de la vie d'un enregistrement. Si une MUE est annulé après l'expiration des droits nationaux, les droits antérieurs seraient perdus à moins que la MUE ne soit «convertie». C'est un processus coûteux et il y a un débat sur l'efficacité d'une réclamation d'ancienneté dans ce cas.
  • Si vous avez un arrangement contractuel en cours qui dépend de l’existence en continu d’un dépôt national spécifique, ils seront bien entendu affectés de par l’échéance du titre national. Si c’est le cas, vous devrez réaliser un avenant pour chaque licence, frais ou accord pour refléter le changement des titres désormais protégés par une MUE plutôt qu’une marque nationale.
  • Des dépôts nationaux étendent fréquemment les droits en dehors des frontières de l’UE sur des territoires qui ont des liens juridiques avec les états/métropoles et qui, par conséquent, peuvent procurer une protection géographique plus étendue qu’une MUE seule. Par exemple, une marque danoise porte la protection au Groenland et sur les îles Féroé. De la même façon, un dépôt en France protège sur les territoires corse ainsi que dans les DOM et les TOM (comme la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie française, la Guyane française, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Saint Barthélémy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna ou encore les terres australes et antarctiques françaises).
  • La validité d’une revendication d’ancienneté préalable est ouverte à contestation si un titulaire essaie par la suite de se reposer sur la MUE. Si une telle contestation réussit et que le titre national a été autorisé à échoir, les droits dans les pays concernés apparaitront comme ayant la date de dépôt de la MUE comme si aucune revendication d’ancienneté n’avait été formulée.
  • Un enregistrement national de longue durée peut être un atout précieux et une attention particulière doit y être portée avant sa déchéance.
  • En principe, la propriété d’un titre du R-U permet de se défendre contre une action en contrefaçon au R-U. Aucune défense de ce type n’est possible pour un enregistrement de MUE.

L’ancienneté peut être un outil efficace pour aider à renforcer et consolider le droit des marques européen, mais nous recommandons de maintenir des dépôts nationaux dans les territoires clés, en particulier pour les marques au cœur de votre business.

Une note sur le Brexit

Bien que les conditions exactes de la sortie du Royaume-Uni de l'UE ne soient pas certaines, il est probable que les droits de propriété intellectuelle enregistrés par l'UE soient automatiquement protégés au Royaume-Uni sans réexamen et sans frais supplémentaires (lire la mise à jour complète ici). Cela dit, il reste beaucoup à discuter. Pour cette raison, il est recommandé que les enregistrements nationaux britanniques soient maintenus jusqu'à ce que le sort des droits britanniques dérivés des MUE soit mieux compris.