In Re: Nuvasive, Inc.一案(上诉案件编号:2015-1670)中,联邦巡回法院推翻了专利审判与上诉委员会对IPR的显而易见性裁定,发回专利审判与上诉委员会再审以作出必要的事实裁定,并针对本领域普通技术人员(POSITA)为何会有动机结合现有技术参考文献而给予合理解释。

专利审判与上诉委员会启动美敦力(Medtronic)针对NuVasive有关脊柱融合植入物的专利的IPR,并签发最终书面决议,结论为:该权利要求相较于三篇现有技术参考文献是显而易见的。

在上诉程序中,联邦巡回法院认为最终书面决议未能充分解释本领域普通技术人员将一篇参考文献中所披露的不透射线标记物位置与另一篇参考文献的脊椎植入物相结合的动机,驳回了专利审判与上诉委员会作出的显而易见性裁定。联邦巡回法院发现,专利审判与上诉委员会的分析仅限于当事人的论点摘要,专利审判与上诉委员会始终没有提供采纳美敦力观点的理由,且未能清晰阐述结合参考文献的任何动机。联邦法院还认定,专利审判与上诉委员会不恰当地信赖了美敦力专家证人提供的结论性证词-即本领域普通技术人员“就会认为这是常识”,从而将不透射线标记物置于该权利要求所要求的位置。因此,联邦巡回法院对此予以驳回,并发回专利审判与上诉委员会再审以作出另外的裁定和解释。