Uno de los errores más comunes a la hora de invertir en una startup tecnológica pasa por ignorar posibles contingencias en materia de propiedad industrial e intelectual. Se trata de un error especialmente grave cuando el valor de la startup en cuestión reside, precisamente, en sus activos intangibles. El algoritmo que ordena las búsquedas de Google, la patente que protegía la compra 1-click de Amazon… la lista es casi infinita.

En este post comenzamos con la primera pregunta que debes plantearte a la hora de invertir en una startup tecnológica o de intentar convencer a otros para que inviertan en la tuya: ¿Podemos obtener derechos de exclusiva sobre la tecnología o el modelo de negocio que nos interesa? Hay que intentarlo por todos los medios posibles. Conseguir un derecho de exclusiva sobre la ventaja competitiva de la startup es, precisamente, lo que la dota de valor. En caso contrario, si los competidores pueden replicar fácilmente la idea en cuestión, debemos replantearnos si merece la pena invertir. Existen varias formas de conseguir derechos de exclusiva. Veámoslas.

Patentes vs know how: el eterno dilema

La primera pasa por solicitar una patente para proteger un producto o un proceso que cumpla con los requisitos de ser nuevo, implique una actividad inventiva (no sea obvio) y tenga una aplicación industrial concreta. En definitiva, algo nuevo que resuelve un problema que hasta ahora no tenía solución o que lo resuelve de una forma distinta. ¿Un ejemplo? El proceso de compra 1-click de Amazon.

En materia de patentes hay que tener especial cuidado con la forma en la que se ha gestionado la “novedad” de la tecnología en cuestión. Debe tenerse en cuenta que divulgar información relativa a la tecnología antes de la fecha de solicitud de la patente puede afectar negativamente al requisito de novedad, impidiendo la protección de la misma. Si conseguimos patentar una invención tendremos un derecho de exclusiva sobre la misma durante un período de 20 años, una eternidad en el ecosistema de startups. Eso sí, será necesario contar con una estrategia de protección internacional y con los fondos necesarios para implementarla ya que, por el momento, los derechos de patente siguen estando limitados a aquellos Estados en los que se ha solicitado protección.

Otra opción pasa por proteger la tecnología en cuestión como secreto industrial o comercial, para lo que deberemos asegurar que no desvelamos nuestro know how a ningún tercero que no haya firmado el correspondiente acuerdo de confidencialidad (NDA por sus siglas inglesas). En cualquier caso, la regla de oro es básica: cuánto menos gente sepa el contenido de nuestro know how, mejor. Son muchas las startups que optan por esta opción ya que les permite ahorrar los considerables costes que supone la protección a través de la solicitud de patentes. No obstante, nada es gratis. Deben implementarse las medidas suficientes para asegurar que la información valiosa de la empresa se mantiene secreta ya que si se hace pública, aunque sea por error, perderemos el activo más valioso de la empresa (políticas de confidencialidad, uso de acuerdos de confidencialidad, medidas de seguridad en los equipos informáticos, etc.). Otra gran ventaja de esta forma de protección está en que no tiene una limitación temporal. La información en cuestión podrá estar protegida como secreto industrial siempre y cuando mantenga su carácter confidencial. El algoritmo de búsqueda de Google es un buen ejemplo del valor que pueden llegar a alcanzar los secretos.

Si surgen dudas a la hora de elegir entre la protección que confiere el registro de una patente y la opción del secreto industrial, la pregunta que tenemos que hacernos es si la invención en cuestión es fácilmente averiguable. Si es así, la patente es la mejor opción –por no decir la única- ya que el secreto industrial no nos protege contra los desarrollos independientes que puedan obtenerse, por ejemplo, a través de la ingeniería inversa.

El software como obra literaria binaria

Si el valor de la startup reside en un software específico, la estrategia de protección puede ser distinta ya que en la Unión Europea es más difícil patentar los programas de ordenador que en Estados Unidos. No obstante, la imposibilidad de patentar ciertos programas no implica que no existan otras opciones. El software original siempre puede protegerse a través del derecho de autor, lo que permite obtener derechos de exclusiva por un periodo de 70 años contados desde la muerte del autor (o desde el 1 de enero del año siguiente al año en el que se llevó a cabo la divulgación del programa si el autor es una empresa). Además, nada impide la protección simultánea de ciertos programas de ordenador que pueden ser patentables y protegibles a través del derecho de autor. El depósito ante el Registro de la Propiedad Intelectual o el depósito notarial del software en cuestión pueden reforzar la tranquilidad del inversor a la hora de apostar por una startup en concreto.

Lo que sí tenemos que tener claro es que el derecho de autor no protege las funcionalidades de los programas de ordenador, sino únicamente la forma en la que se expresan esas funcionalidades. Se protege un desarrollo concreto, pero no la funcionalidad que se pretende alcanzar con el mismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este punto en el Caso C-406/10 (Sas Institute v World Programming). En España, la Sentencia núm. 3285/2016 del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Madrid de 12 de diciembre de 2016 confirma la visión del TJUE. Seguimos a la espera de la opinión de la Audiencia Provincial de Madrid a este respecto.

El derecho sui generis sobre bases de datos es el gran aliado del big data

También cabe obtener protección en los casos en los que el uso del big data es la clave del modelo de negocio que estamos analizando. ¿Cómo? Protegiendo el esfuerzo empleado en la compilación de los datos en cuestión a través del derecho sui generis sobre bases de datos. Este mismo año el Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia por la que se condenaba al gigante IMS Health a pagar más de cinco millones de euros a la empresa española INFONIS por haber infringido su derecho sui generis sobre la base de datos farmacéutica ZBSales. ¿La clave a la hora de acreditar la infracción? Una buena sistemática a la hora de evidenciar el acceso a la información por parte de terceros y la repetición de erratas intencionadas en la base de datos copiada.

El diseño industrial

Por último, el diseño industrial puede convertirse en un valioso aliado en aquellos casos en los que la apariencia del producto es clave, ya que en la Unión Europea permite obtener derechos de exclusiva por un período de hasta 25 años. Steve Jobs fue especialmente activo en el uso del diseño industrial (patentes de diseño en Estados Unidos) a la hora de conseguir derechos de exclusiva sobre la apariencia de sus productos y de sus tiendas. A modo de ejemplo, la protección del icónico Apple III o del aún más icónico iPhone mediante la solicitud de dos patentes de diseño en 1980 y en el año 2005 respectivamente:

Como curiosidad, destacar que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos aún está concediendo patentes de diseño solicitadas por Steve Jobs antes de su fallecimiento. Una muestra indudable de la importancia que el fundador de Apple concedía a los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Y a modo de recopilación…

Teniendo en cuenta lo anterior, una buena forma de comprobar la seriedad y la visión de negocio de una startup pasa por analizar cuál ha sido su política de propiedad intelectual e industrial. A modo de resumen, en el siguiente gráfico describimos los mecanismos más útiles a la hora de conseguir derechos de exclusiva sobre una tecnología: