Con la sentenza del 14 maggio 2013 nelle cause riunite T-321/11 e T-322/11, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in merito alla possibilità di registrare un marchio comunitario avente il medesimo contenuto di un nome a dominio precedentemente registrato da un differente soggetto.

Nel caso di specie, il titolare del nome a dominio “partitodellaliberta.it” aveva proposto opposizione innanzi al Tribunale dell’Unione Europea (in seguito, solo il “Tribunale”) contro la domanda di registrazione di due marchi europei (uno denominativo e uno figurativo) con contenuto analogo al proprio nome a dominio.

L’art. 8, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 207/2009 (recante la disciplina relativa al marchio comunitario), infatti, dispone che l’esistenza di un marchio o di un segno anteriore legittima l’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario se detto segno o marchio possieda cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale del titolare anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio a cui ci si oppone;
  2. abbia un portata non solamente locale;
  3. attribuisca al titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente;
  4. i relativi diritti siano stati acquisiti, conformemente alla normativa UE o al diritto dello Stato membro in cui i segni sono stati utilizzati, prima della data di deposito della domanda del marchio comunitario.

Ebbene, il Tribunale dell’Unione Europea, rifacendosi alle proprie precedenti pronunce in materia, ha confermato che un segno (ivi compreso il nome a dominio, come nel caso di specie) può ritenersi utilizzato nella normale prassi commerciale “qualora il suo uso si collochi nel quadro di un’attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico, e non nell’ambito privato”.

Inoltre, il segno anteriore addotto a sostegno dell’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario “deve essere effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nella normale prassi commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale”.

Il Tribunale ha, quindi, rilevato come la semplice registrazione del nome a dominio presso la competente naming authority (in questo caso, quella italiana) non sia sufficiente a provare l’effettivo utilizzo nella normale prassi commerciale richiesto dalla norma, trattandosi, invece, di “un’operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso di tempo determinato”.

Peraltro, la circostanza che il suddetto nome a dominio, privo di qualunque contenuto, reindirizzasse automaticamente gli utenti verso un differente sito internet, ha confermato ulteriormente la carenza di un utilizzo effettivo nell’attività commerciale del ricorrente.

Non essendo stata fornita dal ricorrente alcuna prova ulteriore circa l’effettivo utilizzo del proprio nome a dominio nella normale prassi commerciale – e, dunque, non potendosi ravvisare uno dei requisiti richiesti dall’art. 8, paragrafo 4, del Regolamento 207/2009 – l’opposizione è stata rigettata, confermando così la precedente pronuncia della prima commissione di ricorso dello UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, competente in materia di registrazione di marchi, disegni e modelli) che si era occupata della questione.

Infine, è opportuno precisare come il Tribunale non abbia escluso tout court che un nome a dominio corrispondente a un sito internet possa costituire oggetto di un utilizzo nella normale prassi commerciale. Sul punto, infatti, il Tribunale ha espressamente rilevato che l’eventuale utilizzo di un nome a dominio nella normale prassi commerciale può “costituire un motivo valido di opposizione avverso la registrazione di un marchio comunicare”, a condizione che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui all’art. 8, paragrafo 4, del Regolamento 207/2009.