El titular de una patente no puede impedir la explotación de la invención que esta protege a quienes la hubieran explotado –o hecho preparativos serios para explotarla– con anterioridad a la fecha de prioridad. Para ello, es necesario que la actividad se haya llevado a cabo de buena fe y que los preparativos estuvieran orientados a una explotación comercial real de la invención.

Desde el Blog IP de Garrigues os deseamos un próspero año nuevo y esperamos que los dos últimos años sirvan de trampolín para el 2022. Por ello, queremos aprovechar la ocasión para hablaros de uno de los supuestos en materia de propiedad industrial en el que el pasado puede ser de gran relevancia para afrontar el futuro: el derecho de uso previo frente a la infracción de patentes o modelos de utilidad.

¿Qué es el derecho de uso previo o “preuso”?

Ya hemos comentado el “uso público previo” como motivo de oposición a la concesión de una patente europea en una entrada anterior del blog (ver aquí). Además de ello, el uso de una invención de forma previa a su registro por un tercero tiene también repercusiones en materia de infracción de patentes.

El derecho de uso previo está recogido en el artículo 63 de la actual Ley de Patentes de 2015, cuya redacción es prácticamente idéntica a la del artículo 54 de la anterior Ley de Patentes de 1986. El derecho de uso previo es igualmente aplicable a los modelos de utilidad (artículo 150 de la Ley de Patentes de 2015).

En virtud del derecho de uso previo, el titular de una patente no podrá hacer valer sus derechos de exclusiva frente a quienes hubieran explotado la invención en España o hecho preparativos serios y efectivos para explotarla antes de la fecha de prioridad de la patente –esto es, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad de un registro previo reivindicada en dicha solicitud–.

Se trata de una excepción al ius prohibendi otorgado al titular de una patente, cuya prerrogativa principal es prohibir la explotación de la invención patentada a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento. Por lo tanto, el derecho de uso previo se configura en nuestro ordenamiento como un contrapeso al principio first to file que rige nuestro derecho de patentes, frente al first to invent adoptado en el pasado otras jurisdicciones, como Estados Unidos. De este modo, el derecho de preuso es una salvaguarda para evitar que el hecho de no haber solicitado el registro –o no haber sido el primero en hacerlo– impida a un inventor explotar su propia invención. No obstante, al tratarse de una excepción al derecho de exclusiva reconocido al titular de la patente, se trata de un derecho limitado y de interpretación restrictiva, cuya aplicación requiere la concurrencia de determinadas condiciones.

¿Qué prerrogativas otorga el derecho de uso previo?

El titular del derecho de uso previo podrá continuar la explotación de la invención –o iniciarla, si únicamente había hecho actos de preparación de cara a la explotación– en la forma en que lo venía haciendo o para la que había hecho los preparativos, y en la medida adecuada para atender las necesidades razonables de su empresa.

Además, los derechos de explotación reconocidos bajo el derecho de uso previo no son transmisibles a terceros, salvo en caso de cesión de la empresa que los venía ejercitando.

¿Cuáles son los presupuestos necesarios para reconocer el derecho de uso previo?

Nuestros tribunales vienen manteniendo la exigencia de cuatro requisitos para aplicar la excepción del uso previo, siguiendo una línea jurisprudencia iniciada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 644/2006, de 6 de abril:

  1. Identidad objetiva

El objeto de la patente supuestamente infringida y el de la invención objeto del uso previo deben ser conceptualmente idénticos. Aunque pueden admitirse ligeras variaciones o mejoras de diseño, sí se exige la identidad conceptual de ambas invenciones (sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Oviedo núm. 10/2014, de 18 de enero, confirmada en apelación).

  1. Propósito de explotar

La actividad llevada a cabo debe constituir un acto de explotación de la invención o, en su defecto, preparativos serios y efectivos de cara a su explotación.

Los tribunales son unánimes al exigir que lo “serio y efectivo” sea el acto de preparación para la explotación y no la intención de explotar la invención. Por lo tanto, la explotación de la invención debe ser real o realizable e inminente. De este modo, se ha considerado que los actos de experimentación en fase de laboratorio no constituyen preparativos serios y efectivos para la explotación de la invención, dado que en esta etapa todavía no se ha podido confirmar la viabilidad industrial y comercial del producto (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 644/2006, de 6 de abril).

Por los mismos motivos, tampoco se ha considerado que la presentación de una solicitud de registro de la invención acredite, por sí misma, la existencia de preparativos serios y efectivos para su explotación (sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 397/2021, de 21 de diciembre).

  1. Buena fe

La invención debe haberse desarrollado y usado conforme a las exigencias de la buena fe. La concurrencia de la buena fe se presume en nuestro ordenamiento, por lo que corresponde al titular de la patente probar la mala fe del presunto infractor.

De este modo, no resultaría amparable la apropiación consciente de mejoras técnicas ajenas aprovechando que todavía no se ha presentado una solicitud de registro (sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 201/2012, de 28 de mayo). Sin embargo, la posibilidad de que el presunto infractor haya “copiado” la invención no es suficiente para apreciar su mala fe cuando no puede determinarse que el titular era el único que había usado, exhibido o dado a conocer la invención (sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 65/2001, de 31 de enero).

  1. Anterioridad a la fecha de prioridad

Por último, y como indica el propio nombre de la figura, el uso debe haber sido “previo”. Es decir, el uso de la invención –con la concurrencia de todos los requisitos necesarios para apreciar la excepción de uso previo– debe haber tenido lugar antes de la fecha de prioridad de la patente presuntamente infringida.

¿Existe el derecho de uso previo para patentes europeas?

El derecho de uso previo –al igual que la patente– es un derecho territorial. Como tal, sus efectos deberán apreciarse en cada país bajo los requisitos establecidos en el ordenamiento correspondiente. En el caso de España, podrá reconocerse el derecho de uso previo frente a patentes europeas validadas en España siempre que haya tenido lugar en el territorio español un uso que reúna las condiciones expuestas en el apartado anterior.

Asimismo, conviene señalar que el artículo 70 del Convenio para la Patente Europea prevé un derecho de uso previo frente a revisiones de la traducción al español de una patente europea que supongan una extensión del objeto de protección conferido bajo la traducción inicial. De este modo, quienes hayan empezado a usar una invención de buena fe o hayan hecho preparativos efectivos y serios para ese fin, siempre que dicho uso no constituya una violación de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrán continuar explotando la invención para las necesidades de su empresa y a título gratuito después de que la traducción revisada haya surtido efecto.