El pasado 20 de febrero fue publicada en el BOE la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de secretos empresariales, por lo que estará en vigor a partir del próximo 3 de marzo.

Esta ley incorpora al Derecho español la Directiva de la Unión Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (los secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo el 8 de junio de 2016, y consta veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Era hora de que por fin se legislara en esta materia pues la protección de los secretos comerciales y empresariales constituye uno de los elementos fundamentales de la competencia entre empresas. De su correcta protección depende la salud de los mercados.

La legislación española ha hecho descansar la protección de los secretos empresariales en la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero). Sus normas sobre secretos empresariales pueden considerarse como un sistema de policía, esto es, un conjunto de normas cuya aplicación solo se produce cuando se vulneran.

Sin embargo, la realidad en torno a los secretos empresariales es mucho más compleja. Como uno de los más importantes activos empresariales que son, contemplarlos solo desde la óptica de su vulneración ha sido completamente insuficiente.

El Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, siguiendo las disposiciones de la Directiva 2016/943, consagra la existencia de un derecho de propiedad sobre los secretos empresariales. Por lo que se produce una auténtica patrimonialización de los secretos empresariales.

Será, pues, imprescindible que las empresas procedan a una correcta valoración y contabilización de los secretos empresariales, también para aplicar sobre los mismos el tratamiento fiscal correcto.

Así, quien anteriormente era titular de un secreto, cuya explotación comercial se articulaba normalmente a través de contratos de confidencialidad (non-disclosure agreements o NDA en inglés) ahora puede acogerse a otras formas de explotación muy similares, si no idénticas, a las de la propiedad intelectual: transferencia o cesión, o concesión de licencias contractuales, exclusivas y no exclusivas.

Dado que el secreto empresarial recae sobre conocimientos, se trata de un nuevo derecho sobre activos inmateriales, y, más concretamente, sobre información o conocimientos. Se completa de esta forma el elenco de este tipo de derechos, aproximando el Derecho europeo a la concepción anglosajona de la propiedad intelectual, comprensiva de la protección de patentes, marcas, diseños, derechos de autor y conexos, de las topografías de los productos semiconductores, y, por fin, de los secretos empresariales.

De esta forma, ciertas ideas, hasta ahora consideradas todas como patrimonio común de la humanidad, pasan a poder formar parte del patrimonio singular del propietario del secreto, que queda definido como “[…] cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero […]”. Para ser acreedor de la protección que la ley dispensa, el secreto empresarial debe reunir las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Las grandes semejanzas entre las normas reguladoras de la protección de los secretos empresariales y las de los derechos de propiedad intelectual, ponen de relieve la estrecha relación entre ambas materias. A pesar de estas similitudes, mientras que los derechos de autor protegen la forma de expresión de las ideas, siendo el requisito central de la protección la originalidad en la forma de expresarlas, el objeto de protección por el derecho de propiedad de los secretos empresariales es, precisamente, las ideas mismas, a las que la Ley se refiere como la información constitutiva del secreto.

Resulta evidente que el secreto empresarial convivirá con otras posibles formas de protección de activos inmateriales, dado que su forma de expresión puede quedar protegida por derechos de autor, o incluso puede que parte o partes del secreto puedan ser patentables.

Los modos de adquisición de los secretos empresariales también ponen de manifiesto la estrecha relación de su protección con la protección de las obras por derechos de autor, al incluirse su creación (independiente) entre los modos de adquisición de la información constitutiva del secreto. Otros medios son:

  1. El descubrimiento;
  2. La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones;
  3. El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes; y
  4. Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial.

La Ley regula las acciones y procedimientos para la protección y defensa de los derechos que consagra (a lo que se dedican sus Capítulos IV y V).

El primero de ellos, contempla las acciones de las que disponen los titulares para la protección jurídica de su derecho, sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal. Entre las diferentes acciones reconocidas, podrían destacarse la acción de cesación de actos que infrinjan el derecho o instar la prohibición de fabricación o comercialización de mercancías infractoras.

No obstante, a pesar de que la Ley cuenta con una lista de acciones tasadas, parece que nos hallamos ante una relación no exhaustiva de acciones, por lo que los titulares podrán ejercitar también otras no específicamente contempladas en la misma, y ello tanto para hacer valer sus derechos tanto frente a los vulneradores de lo secretos, como frente a terceros adquirentes de buena fe. Éstos son quienes el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.

Respecto de la indemnización por daños y perjuicios, la Ley ofrece a los titulares dos vías para su cuantificación, que, nuevamente, recuerdan a las reglas de la Ley de Propiedad Intelectual. La primera fórmula de cálculo tiene en cuenta los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, incluido el posible enriquecimiento injusto obtenido por el infractor. Destaca la regulación indirecta de un derecho moral del propietario del secreto, que puede introducirse en el cálculo de la indemnización, cuando en la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto se irrogase al mismo un daño no patrimonial.

La otra fórmula de cuantificación consiste en un tanto alzado que se fije como lo que el infractor de los derechos sobre el secreto hubiere debido pagar al titular por una licencia.

El plazo de prescripción de las acciones judiciales para la protección de los secretos empresariales queda establecido en tres años.

Por último, mencionar que el Capítulo V de la Ley contiene normas de índole procesal, en las que, además de atribuirse la competencia funcional sobre los litigios en esta materia a los juzgados de lo Mercantil, se regulan medidas cautelares y diligencias preliminares. Destaca una extensa regulación sobre el tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial, que contempla medidas para evitar que, con motivo de los correspondientes procedimientos, se vulneren los secretos. Estas medidas pueden llegar a afectar a abogados, procuradores y funcionarios de la oficina judicial. Los jueces pueden incluso limitar el acceso a las vistas en los procedimientos.

La Ley se presenta como una noticia alentadora para el tejido empresarial y, especialmente, para emprendedores y nuevos modelos de negocio basados en la innovación cuyo protagonismo está en alza en los últimos años.