在商标驳回复审案件中,被驳回商标的知名度问题的考虑涉及到两个方面:一是涉及绝对理由,主要是商标显著性不高,通过商标使用具有一定知名度,从而获得显著性,能为相关公众识别为商标;二是涉及相对理由,即与引证商标具有一定近似度,但提交了一定的使用证据,足以证明申请商标经过使用具有较高知名度,从而使得相关公众足以将之区分于引证商标。由此可知,在商标驳回复审案件中,会综合参考商标的知名度问题。

商标知名度是指某一商标在特定区域、相关公众中的知晓程度。商标的知名度不是先天具有的,更不是与生俱来的,是商标权利人经大量的使用、推广、宣传后获得的。在商标案件中,由于商标知名度属于社会评价的概念范畴,具有无形、动态等特点,难以通过一份证据直接自证,需要通过产品销量、市场分布范围、广告效应、市场排名等证据综合佐证认定。

(一)关于缺乏显著性而通过使用获得显著性获准注册

我国商标法第九条规定:“申请注册的商标,应当有显著性,便于识别。” 商标法第十一条规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”。商标显著性并非一个固定的因素,而需在市场发展过程中动态的认定过程,如“蒙牛”、“优酸乳”、“American Standard”(美国标准),在一定程度上具有描述性作用,缺乏显著性,但经过长期使用后,已经和相应商品和服务联系起来,形成对应关系,起到指示商品来源的作用,而非仅仅作为描述性词汇。

万慧达北翔曾代理“流利说”在9类和42类商品和服务上的驳回复审案件,该商标因缺乏显著性而被驳回。申请人提交大量使用证据,包括广告合同、合作合同、行业评价、获奖证明、被他人侵权的情况等证据材料,后商评委裁定该商标通过初审,获准注册。随着互联网的发展,品牌的推出和推广通过网络迅速为他人知悉,大量使用可在短期内形成较高知名度,综合考量现今经济发展因素而对知名度证据材料给予支持。

(二)关于是否考虑与引证商标近似的申请商标的知名度

2010年,最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条曾经指出:“人民法院在审理商标授权确权行政案件时,对于尚未大量投入使用的诉争商标,在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上,可依法适当从严掌握商标授权确权的标准,充分考虑消费者和同业经营者的利益,有效遏制不正当抢注行为,注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标权益的保护,尽可能消除商业标志混淆的可能性。”

也就是说,对于未大量投入使用的商标及知名度不高的商标,从严掌握商标授权确权标准,也就是在实际商标案件中,会主要考虑商标近似程度,商品类似程度,但对于已经使用的商标,则会考虑其知名度进行综合的衡量和考量。在很多案件中,如果没有或不足以证明申请商标经过使用具有较高知名度,从而使得相关公众足以将之区分于引证商标,审查员或法官会倾向于驳回商标注册申请。

但是,最高人民法院在2016年9月27日裁定(2016)最高法行申362号案件中,针对申请人提交的证明其商标经过使用具有很高知名度的证据,关于驳回复审程序是否应该考量市场知名度问题,给出了不同于以往的论述:“商标驳回复审案件为单方程序,因此,引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序中,有关引证商标知名度的证据因而在该程序中无法得以出示。在缺乏对申请商标,特别是引证商标进行充分举证和辩论的情况下,商标知名度实际上无法予以考虑。否则,将有违程序的正当性。本案中,只有柏森公司提交证据,试图证明申请商标知名度强、引证商标一和二知名度弱,但引证商标持有人并未参与进来。因柏森公司的证据均为单方证据,故二审法院认为仅凭柏森公司的证据不足以证明申请商标与引证商标一、二能够区分,并无不当。”

目前,北京知识产权法院在同类型的驳回复审诉讼案件中,已参考该判例进行裁判。相较于以往判例更注重实体权利而将知名度列为其他参考要素而言,该判决从引证商标持有人不可能作为诉讼主体参与到该程序,单方认定一方商标具有知名度有违程序正当性,将程序正义列入驳回复审案件中,作为重要考量因素。

(三)结论

虽然在驳回复审案件中参考知名度的证据材料可以有效考量企业投入市场的成本、可能遭遇的损失等要素,结合其他要素决定是否给予其商标权利,但实际上,考虑申请人知名度的同时,却没有考虑引证商标所有人商标使用的知名度问题,确实从程序上难以体现公平。

当然,理想的状况也许应该是商标主管机关只进行绝对理由的审查,将包括在先商标的相对理由审查交由异议程序來解决。在有双方参与的该程序中,异议��可以证明自己在先商标的知名度及混淆可能性,而申请人也可以提交实际使用并无混淆的证据,或要求异议人提交使用证明,从而保证双方当事人的地位平等,充分体现商标专用权的私权属性。