企业在上市之际遭遇专利诉讼狙击早已经不是新鲜事。而在今年刚刚“开业”的科创板中,专利诉讼似乎也越来越频繁,已经有多家企业在上市的不同阶段被诉专利侵权。考虑到科创板的“科创”属性、上市委对拟上市科创板企业的核心技术先进性的高关注和高要求,以及科创板的热度,似乎都从某种程度上说明科创板上市企业面临更大的专利诉讼风险。

2019年5月9日,作为科创板首批受理企业之一的AH科技股份有限公司(“AH科技”)被重庆JS科技有限公司和重庆JS有限公司(“重庆JS”)以专利侵权为由诉至法院,由此拉开科创板专利诉讼大战的序幕。此后,7月19日,上海JF股份有限公司(“JF”)被XLJ技术有限公司(“XLJ”)立案起诉专利侵权,导致其原定于7月23日的上会审核被取消,上市进程被延缓。7月29日,刚刚上市成功的深圳GF科技股份有限公司(“GF科技”)也因涉嫌专利侵权被TD电子工业股份有限公司(“TD电子”)起诉,涉案金额高达4800多万。

被诉侵权之后,各家企业也迅速做出反击,或是反诉对方“恶意诉讼”,或是也主张对方侵犯自己的专利,而最常见的手段之一则是提起专利无效。值得注意的是,就在JF被起诉后的第四天,XLJ主张专利侵权的3件专利之一就被国家知识产权局专利局复审和无效审理部宣告专利全部无效。经过我们查询,JF甚至早在其提出上市申请之前,在2019年1月20日就已经针对该专利提出了无效宣告请求。很明显,JF实际上是有备而来,在充分调研的基础上,未等对方开打便先使了一招“釜底抽薪”。

那么,怎样才能提前知道公司是否会有在上市之际遭遇专利诉讼的风险,又或者遭遇哪个对手呢?这就不得不提专利诉讼风险早期筛查利器之一的FTO分析。

FTO是什么?

FTO全称是Freedom To Operate,又称为自由实施分析,其目的在于评估一个技术方案是否能够在不侵犯他人专利权的前提下进行自由实施。

需要强调的是,FTO既不是“疫苗”,做了FTO就不会侵权,更不是“良药”,发现侵权之后能够通过FTO进行补救。FTO的角色更像是“早期诊断”,通过对产品进行体检,发现公司可能面临的专利侵权风险,从而使公司能够及早准备合适的应对策略,避免被对手打个“措手不及”以及随之而来的巨额赔偿。

FTO什么时候做?

FTO分析当然是越早做越好,这样有利于在研发早期就了解技术方案的风险程度,并且也比较容易进行规避设计。然而,由于FTO分析最终会涉及技术方案与专利技术特征的比对,因此做FTO的时候至少要求技术方案已经基本确定下来。因此,一方面,如果只有产品的概念或者项目刚开始,由于技术方案还没有固定,后期可能还会经历比较大程度的优化或改进,这时进行FTO分析可能会出现大量无法判断的潜在风险专利,反而使FTO失去意义。另一方面,如果产品已经完全成型甚至已经准备上市销售,这时进行FTO分析如果发现侵权风险,由于修改产品来规避专利侵权的代价会相当大,无疑会限制公司可选的应对策略。

最好的做法是,让FTO分析贯穿整个产品开发过程,根据产品的开发进度,在各个关键节点通过做FTO分析来排查风险,以便能够及时对产品做出调整,从而最大限度地在第一时间避免侵权风险。而对于拟上市科创板的企业,至少应该在准备上市前进行一次FTO分析,对可能面临的专利诉讼做到心中有数,甚至及时采取应对措施,如此才能做到临危不乱,不被对手打乱上市节奏。

FTO怎么做?

简言之,FTO涉及确定技术方案、专利检索、专利筛选、侵权比对等几个步骤。

确定技术方案是进行专利检索的基础。只有对技术方案有深入透彻的理解,才能够设计合理的检索策略,进行侵权比对时才能够做出清楚明确的判断。值得注意的是,一个项目或产品往往会涉及很多技术方案,对每个技术方案进行检索分析既不必要也不现实,一般仅对核心技术方案、公司自主研发的技术方案或有创新性特征的方案进行FTO分析即可。

专利检索是FTO分析的核心,检索的质量直接决定FTO分析的质量。FTO分析中的专利检索的特点在于对查全率要求较高,因此需要综合运用多种检索策略。例如,可以进行关键词检索,从问题、需求、解决方案、功能、结构等多个方面选取相应的关键词,同时考虑不同名称、同义词、近义词、上位概念和下位概念的扩展等,合理运用逻辑运算符,设计合理的关键词检索式。此外,也可以通过分类号进行检索,从而不必依赖专利内容的表述方式。当然,作为补充或者验证,还可以采用申请人名称、发明人名称等进行检索。

专利筛选的目的在于从海量的检索结果中排除“噪音”,选择与检索方案最相关的文件进行单独分析。一般而言,通过阅读标题、摘要或者独立权利要求,可以排除明显与检索技术方案不相关或者相关但明显不会有侵权风险的专利文件。只有需要对权利要求进行深入解读的专利文件才会进入到下一步的侵权比对。

侵权比对主要是将筛选出来的专利文件的保护范围与检索技术方案的技术特征进行对比,判断检索方案是否有侵犯各专利文件的专利权的风险。这不仅涉及到对于专利文件权利要求范围的解释,例如功能性特征的解释、技术术语的解释、同一技术特征解释要保持一致等等,也涉及到侵权判断中涉及的各种原则,例如全面覆盖原则、等同原则、捐献原则等等。

FTO分析从检索到侵权比对,不仅涉及技术方面的专业知识,更需要专业的检索能力、准确解读专利文件的能力、全面的专利法知识以及对侵权判定规则的熟练掌握。

FTO之后怎么办?

如果FTO分析发现侵权风险较大的专利文件,则公司需要及时对此制定相应的策略。例如,针对还未授权的风险专利文件,需要密切关注其审查状态,或者对其进行“可专利性”分析。针对已经授权的风险专利文件,则需要从技术内容和企业策略两方面考虑规避措施,例如改变设计方案以规避专利、向专利权人寻求技术许可、或提起无效宣告请求等等。

对于打算上市或已经进入上市阶段的科创板企业而言,发现侵权风险较大的专利时通过改变产品设计来规避风险可能是最好的选择。但是,如果已经没有改变产品设计的可能,则最有效的做法是先对该专利进行稳定性分析,然后提起无效宣告请求,直接让对手丧失权利基础。当然,从商业的角度,可以提起“确认不侵权之诉”,又或者在对方也侵权的情况下提起侵权诉讼,借此达成交叉许可或者和解,进而化解潜在的专利诉讼危机。

因此,为了避免侵犯专利权,降低企业科创板上市中的法律风险,或者在遭遇侵权诉讼时能掌握主动权,提前进行FTO分析,掌握专利风险至关重要。