On peut soutenir que le critère le plus important à remplir pour enregistrer avec succès une marque est que la marque demandée soit disponible à l’enregistrement, distinctive et ne pas être trop descriptive des produits ou services. Dans de nombreux territoires, il est également important que la marque ne soit pas offensante ou immorale. Les décisions concernant les marques potentiellement offensantes ou immorales diffèrent selon le territoire et peuvent varier au cas par cas. Il convient donc d'être prudent lors de la demande de telles marques.

L'importance de la « liberté d'expression » dans Matal c/ Tam (États-Unis)

En toile de fond de la décision rendue en juin 2017 dans Matal c/ Tam, Simon Tam et son groupe, The Slants, ont cherché à enregistrer le nom du groupe auprès de l’US Patent and Trademark Office (USPTO); toutefois, la demande a été rejetée au motif que la marque serait désobligeante à l'égard des « personnes d'ascendance asiatique ». L'USPTO a cité la Clause de Dénigrement de la Loi Lanham de 1946 dans son refus, qui rejette l'enregistrement d'une marque si:

Elle consiste en ou comprend un terme immoral, trompeur ou outrageux, ou un terme susceptible de dénigrer ou suggérer faussement un lien avec des personnes, vivantes ou non, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, ou de les mépriser ou les discréditer.

Tam a fait appel de la décision et a demandé un réexamen, mais l'USPTO a soutenu qu'il y avait un ensemble substantiel de personnes qui trouveraient offensant le nom de la marque demandée. La cour d’appel a confirmé la décision de l'USPTO, au motif que le nom du groupe était très offensant pour les personnes d'origine asiatique. Tam a à nouveau déposé un recours et l'affaire a été portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé le refus de l'USPTO en juin 2017. Elle a conclu que les marques étaient une forme de liberté d'expression et donc soumises au Premier amendement (liberté de parole); en d'autres termes, le refus d'enregistrer la marque allait à l'encontre des droits du Premier Amendement de Simon Tam.

L'affaire a également été citée dans l'affaire Brunetti de décembre 2017. Erik Brunetti avait demandé l'enregistrement de la marque «FUCT» pour des vêtements et l'USPTO avait refusé la marque au motif qu'elle était immorale (en tant que dérivé d'un juron bien connu). À la suite de l'arrêt Tam, toutefois, les tribunaux ont infirmé cette décision au motif que le refus d'une marque immorale était inconstitutionnel et allait à l'encontre du premier amendement. Bien que vulgaire, il a été considéré que la marque relevait d’un discours protégé et devait être acceptée à l'enregistrement.

Parmi d'autres affaires très médiatisées dans ce domaine au cours des dernières années aux États-Unis, il y a également le différend sur le nom des Washington Redskins.

L'importance de l'ordre public: La Mafia c/ EUIPO

Le mois dernier, le Tribunal de l'UE a rendu son arrêt dans l'affaire La Mafia (La Mafia Franchies / EUIPO, T-1/17), estimant que la marque « La Mafia se sienta a le mesa » n'est pas enregistrable pour des raisons d'ordre public.

La marque a été déposée sous forme de logo auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'UE (EUIPO) en 2006 pour une variété de produits, y compris des vêtements et des services de restauration. En anglais, cela signifie « prendre place à la table ». En 2015, la République italienne a déposé une opposition à la marque au motif qu'elle était contraire à l'ordre public et aux principes moraux – « mafia » faisant référence à une organisation criminelle - et que l'usage de la marque susciterait des émotions profondément négatives, impacterait l'image positive de la cuisine italienne et banaliserait l'organisation criminelle.

La division d'annulation de l'EUIPO et la première chambre de recours ont accepté et déclaré la marque invalide. Un recours ultérieur devant le Tribunal a été rejeté, les juges confirmant les refus antérieurs et rejetant l’argument tiré de l'existence d'autres marques enregistrées contenant le mot « mafia ».

Enregistrement de marques : prenez garde à l’ordre public

Bien que ces décisions mettent en avant les différences dans l’élaboration des règles d’ordre public, il faut toujours s’assurer lors de l'enregistrement des marques qu'elles ne soient pas en contradiction avec les politiques publiques. L'interprétation de ces politiques peut changer avec le temps, tout comme ce qui est considéré comme socialement acceptable, et les tentatives d'enregistrement de marques controversées peuvent rencontrer des obstacles législatifs importants. Il est donc recommandé de considérer les éventuels problèmes le plus tôt possible dans le processus de dépôt.