¿Es posible demandar al titular de una marca fuera del Estado miembro en que dicha marca se halla inscrita? Esta es en esencia la cuestión que el TJUE analiza en su sentencia de 5 de octubre de 2017, a raíz de la petición del Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf.

El caso se refiere a una marca del Benelux, inscrita en su día a nombre del Sr. Knipping en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (OBPI). Tras su fallecimiento, su heredera, la Sra. Prast-Knipping, solicitó ser inscrita como titular de la marca, y la OBPI procedió a inscribir dicha titularidad.

Hanssen, la empresa demandante, considera sin embargo que a la muerte del Sr. Knipping la marca ya no formaba parte de su patrimonio, y que por tanto la Sra. Prast-Knipping no pudo adquirirla por sucesión. Hanssen presentó una demanda contra la Sra. Prast-Knipping ante el órgano judicial del domicilio de esta, el Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania. La demanda fue desestimada en primera instancia y el caso llegó al tribunal superior, que alberga dudas sobre su competencia en el asunto y plantea la cuestión prejudicial.

La incertidumbre del órgano remitente se centra en la interpretación del artículo 22 del Reglamento (CE) 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (Si bien este Reglamento fue sustituido por el Reglamento (UE) 1215/2012, resulta todavía de aplicación al caso concreto, habida cuenta de la fecha en que se ejercitó la acción).

El citado artículo 22 prevé que “en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro” serán competentes exclusivamente los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado o efectuado el depósito o registro. La cuestión estriba, por tanto, en saber si estamos o no ante un litigio de esta naturaleza.

El TJUE recuerda que el concepto de litigio “en materia de inscripciones o validez de [estos derechos de propiedad industrial]” es un concepto autónomo que debe interpretarse de modo uniforme en toda la UE, y que su significado no puede expandirse más allá de lo requerido por su finalidad. El objetivo del precepto es reservar la competencia sobre estos litigios a los tribunales que, por su proximidad material y jurídica con el lugar de registro del título, se hallan en mejores condiciones para conocer sobre su validez o existencia.

El TJUE concluye que el litigio que dio lugar a la cuestión prejudicial no se refiere ni a la validez ni al registro de la marca, y que por tanto cae fuera del supuesto contemplado en el artículo 22. De este modo, la norma contenida en el Reglamento no impide que el tribunal alemán resulte competente para conocer del caso.