De afgelopen jaren werd binnen de IE-wereld veel geroepen dat het vormmerk dood was. Het is inderdaad niet vanzelfsprekend om een kenmerk zoals een vorm merkenrechtelijk beschermd te krijgen, maar dat het kan bewijst de recente uitspraak van het Gerecht EU waarin de vorm van een lippenstift geschikt bevonden werd als merk. De uitspraak stemt hoopvol voor ondernemingen die vormgevingselementen of andere kenmerken van hun producten merkenrechtelijk wensen te beschermen.

Het beschermen van kenmerken als merk

Het merkenrecht verschaft een monopolie aan de houder van een merkregistratie. Om te voorkomen dat de economische vrijheid te zeer wordt beperkt heeft de wetgever bepaald dat voor de registratie van vormen (en andere kenmerken, zoals kleuren en klanken) strikte voorwaarden gelden en noemt de EU-wetgever drie uitzonderingen. Een vorm of een ander kenmerk is uitgesloten van merkrechtelijke bescherming:

  • Indien de vorm of het kenmerk wordt bepaald door de aard van de waar;
  • Indien de vorm of het kenmerk de wezenlijke waarde aan de waar geeft, of;
  • Indien de vorm of het kenmerk noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Enkel vormen en kenmerken die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen merkenrechtelijk worden beschermd, mits zij, zoals dat voor alle andere type merken geldt, onderscheidend vermogen bezitten.

In de praktijk wordt niet snel wordt aangenomen dat het relevante publiek de vorm of een ander kenmerk als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming zal herkennen. Uit vormmerkjurisprudentie volgt dat wordt aangenomen dat hoe groter de gelijkenis met de meest voor de hand liggende vorm van een product, hoe eerder het onderscheidend vermogen zal ontberen waardoor merkenrechtelijke bescherming niet mogelijk is.

Alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van hetgeen wat in de betrokken sector gangbaar is, zal voldoende onderscheidend vermogen hebben.

Guerlain’s vormmerk voor een lippenstift

In de zaak waarover het Gerecht EU zich nu heeft uitgelaten ging het precies over dat laatste punt: wijkt de vorm van Guerlain’s lippenstift (zie afbeelding rechts) significant af van de norm of van hetgeen wat in de betrokken sector gangbaar is, oftewel: wijkt het aanzienlijk af van andere lippenstiftomhulsels?

De beoordelaar in eerste instantie bij het EU-merkenbureau vond van niet en ook de Kamer van Beroep achtte de lippenstift niet onderscheidend, want niet significant afwijkend van de norm.

Echter, het Gerecht EU besliste anders:

  • Het Gerecht EU stelt dat het vereiste dat een vorm aanzienlijk moet afwijken van de norm, meer behelst dan dat de vorm nieuw is ten opzichte van eerdere vormen - de loutere nieuwheid van een vorm is dus onvoldoende om aan het vereiste van onderscheidend vermogen te voldoen. Anderzijds elimineert dit ook niet iedere nieuwe vorm als merk, ook niet in de wereld van lippenstiften waarin vaak nieuwe vormen geïntroduceerd worden.
  • Een hoogwaardige vormgeving brengt niet automatisch onderscheidend vermogen met zich mee; uitgangspunt is (nog steeds) of het product bij het relevante publiek “een objectief en ongewoon visueel effect kan teweegbrengen”.
  • In het geval van Guerlain’s lippenstift overweegt het Gerecht EU dat de lippenstift verschilt van elke andere vorm die op de markt beschikbaar is. De vorm doet, aldus het Gerecht EU, meer denken aan een bootromp of een kinderwagen, en een dergelijke vorm is een significante afwijking van de norm, waarin lippenstiften meestal een cilindrische en parallelle vorm hebben. Ook acht het Gerecht EU de kleine ovale reliëfvorm ongebruikelijk.
  • Als laatste element noemt het Gerecht EU het feit dat de lippenstift niet rechtop kan worden neergezet, hetgeen ook ongebruikelijk is.

Op basis van deze overwegingen komt het Gerecht EU tot de conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit en kan worden ingeschreven als merk.