Las facultades del Tribunal unificado de patentes: obtención de pruebas y de información, reconocimiento de lugares. Aseguramiento de prueba, medidas preventivas y cautelares, órdenes permanentes

El presente documento analiza las distintas facultades que el Acuerdo sobre el Tribunal unificado de patente le reconoce a dicho Tribunal.

  1. Preliminar

El Acuerdo por el que se crea el Tribunal unificado de patentes regula con cierto detalle las facultades de que dispone el TUP en relación con la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba, medidas preventivas y cautelares, y de órdenes definitivas. De estas cuestiones se ocupa la Parte III, capítulo III del ATUP, artículos 56 a 72.

Como principio general, el ATUP dispone que el Tribunal podrá imponer las medidas, procedimientos y recursos que establece el Acuerdo, y podrá imponer condiciones a sus órdenes, de conformidad con el Reglamento de procedimiento. Además, se prevé que el Tribunal tendrá en cuenta debidamente los intereses de las partes y, antes de dictar una orden, dará a todas las partes la posibilidad de ser oídas, aunque se admite la excepción de los casos en que "ello sea incompatible con la ejecución efectiva de dicha orden". Y, de hecho, y como se expone a continuación, el Acuerdo prevé expresamente la adopción de medidas inaudita parte.

  1. Medidas de obtención de pruebas y de información

2.1. El ATUP permite al Tribunal la adopción de medidas para la obtención de pruebas y de información, en la línea de lo dispuesto en otros textos normativos como la Directiva 2004/48/CE o el artículo 43.1 del Acuerdo TRIPS.

  1. Por lo que respecta a las medidas generales de obtención de pruebas, se permite que el TUP ordene a una de las partes del procedimiento, o a un tercero, que aporte determinadas pruebas. No obstante, la medida no puede ser acordada de oficio, sino que es preciso que lo solicite una de las partes, que además debe hacer presentado pruebas “razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones”, indicando en la motivación de sus alegaciones cuáles son esas otras pruebas que obran en poder de la parte contraria o del tercero. El Proyecto de Reglamento de procedimiento (14º borrador) prevé (regla 190) que la orden del Tribunal exigiendo la aportación de pruebas deberá especificar las condiciones, forma y plazo para hacerlo, así como las sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento de la orden, previéndose asimismo que si una parte no cumple la orden de aportar pruebas, el Tribunal tendrá en cuenta dicho incumplimiento cuando decida la materia en cuestión Por supuesto, en caso de que el Tribunal acepte la solicitud y requiera la aportación de las pruebas, debe garantizar la protección de los datos confidenciales. De hecho, el art. 58 del ATUP dispone que “para proteger los secretos comerciales, los datos personales y demás información confidencial de una parte en el procedimiento o de un tercero, o bien para evitar todo abuso de las pruebas, el Tribunal podrá ordenar la restricción o la prohibición de la recopilación y del uso de las pruebas en el procedimiento sustanciado ante él, o que el acceso a dichas pruebas quede restringido a determinadas personas”. Y esta disposición es reiterada en el art. 59 en relación con la orden de presentación de pruebas. (En esta línea, la regla 190.1 del Proyecto de Reglamento de procedimiento dispone que el Tribunal podrá ordenar que la comunicación se realice únicamente a determinadas personas y con sujeción a acuerdos de divulgación). Por lo demás, la orden de presentación de pruebas – que según el ATUP no podrá dar lugar a una obligación de autoinculpación- puede referirse también a la comunicación de documentos bancarios, financieros o mercantiles. Pero en este caso esta orden sólo puede ser referirse a los documentos en poder de la parte contraria, y no a los de un tercero (porque el artículo 59.2 del ATUP, a diferencia de lo que se hace en el apartado 1, no incluye tal posibilidad).
  2. Dentro de las facultades de obtención de pruebas, el ATUP también permite al Tribunal la designación de peritos judiciales (art. 57). Esta facultad es totalmente independiente de los informes periciales que pueden aportar las partes, y se le reconoce al Tribunal “en cualquier momento”, debiendo el Tribunal facilitar a los peritos toda la información necesaria para la emisión de sus dictámenes, dictámenes que se pondrán a disposición de las partes para que, si lo consideran oportuno, presenten observaciones sobre ellos. También es muy relevante la previsión de la Regla 210 del Borrador de Reglamento de procedimiento de 31 de enero de 2013, porque en ella se recoge la posibilidad- no contemplada en el ATUP- de que el Tribunal, - a instancia de parte o de oficio, oídas las partes- ordene la realización de experimentos – a costa de la propia partepara probar alguna cuestión de hecho.
  3. El Acuerdo también prevé la exigencia por parte del Tribunal de determinada información (art. 67), en los supuestos específicos de acciones por infracción de la patente unitaria (o de un certificado complementario de protección que tenga como patente de base una patente unitaria o una patente europea). En efecto, según el art. 57 ATUP [a instancia del demandante y siempre que la petición sea “justificada y proporcionada”], el Tribunal puede exigir a la parte contraria que entregue al demandante determinada información. El ATUP dispone que la orden se dictará de conformidad con el Reglamento de procedimiento. Pero el borrador de reglamento – regla 191- no prevé más que una escueta remisión al art 67 ATUP. De este modo, no se contienen referencias al momento en que procederá esta solicitud de información, aunque todo parece indicar que será en los momentos iniciales del procedimiento. En este sentido, el ATUP se refiere al “infractor” y a información sobre los “productos o procedimientos infractores”, pero hubiera sido más correcto aludir al demandado y a los productos o procedimientos pretendidamente infractores, pues en esa fase del procedimiento no se ha constatado todavía que tal infracción haya existido. Pues bien, la información que se puede exigir al demandado es: a) el origen y las vías de distribución de los productos o procedimientos, b) las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por los productos, y c) la identidad de cualquier tercero que intervenga en la producción o en la distribución de los productos

o en la utilización del procedimiento. Y también podrá el Tribunal imponer a un tercero la comunicación de estos datos al demandante cuando el tercero: a) haya sido hallado en posesión de productos infractores o utilizando un procedimiento infractor, a escala comercial, b) haya sido hallado prestando servicios utilizados en actividades infractoras, a escala comercial, o c) haya sido señalado por un sujeto que encaje en alguno de los supuestos anteriores, por haber intervenido en la producción, fabricación o distribución de los productos o procedimientos infractores o en la prestación de los servicios.

  1. Medidas de aseguramiento de prueba y de reconocimiento de lugares

3.1. El ATUP también prevé la posibilidad de que el Tribunal ordene medidas de aseguramiento de la prueba y de inspección. Pero tal posibilidad se limita a los casos de acciones por infracción de patente unitaria (o de certificado complementario de protección que tenga como base una patente unitaria o una patente europea).

Las medidas de aseguramiento sólo pueden adoptarse a instancia de parte (siempre que ésta haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar la alegación de que el derecho ha sido violado o va a serlo de modo inminente), y pueden ser incluso medidas ante demanda. Las medidas - que el Acuerdo califica de “provisionales, inmediatas y efectivas” -, podrán incluir “la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o el embargo de los productos infractores y, en los casos en que proceda, los materiales e instrumentos utilizados en la fabricación o distribución de dichos productos, así como los documentos relativos a los mismos” (art. 60.2 ATUP).

Estas medidas también se pueden acordar inaudita parte cuando la dilación pueda causar daños irreparables al titular del derecho o cuando pueda demostrarse que existe riesgo de destrucción de pruebas. En tal caso, se notificarán las medidas a las partes afectadas sin demora y a más tardar inmediatamente después de la práctica de las medidas. Y “a instancia de las partes afectadas se procederá a una revisión, con derecho a ser oídas dichas partes, con objeto de decidir, dentro de un plazo razonable una vez notificadas las medidas, si estas se modifican, revocan o confirman”. En todo caso, las medidas de aseguramiento de la prueba se revocarán o quedarán sin efecto si dentro de un plazo no superior a treinta y un días civiles o a veinte días hábiles, según el plazo que sea más largo, el demandante no ejercita una acción que dé lugar a una resolución sobre el fondo del litigio entablado ante el Tribunal.

Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se revoquen, dejen de ser aplicables por acción u omisión del demandante, o cuando se declare que no ha habido violación del derecho de patente, el demandado podrá instar al Tribunal para que ordene al demandante la indemnización de los daños y perjuicios causados por dichas medidas. A estos efectos, al adoptar la medida el Tribunal podrá exigir la prestación de una fianza adecuada o de una garantía equivalente para garantizar el pago de dicha indemnización.

3.2. En relación con el aseguramiento de la prueba también se presenta la inspección o reconocimiento de lugares, que también puede acordar el Tribunal a instancia de la parte que haya presentado pruebas para respaldar la alegación de infracción del derecho. Así lo dispone el art. 60.3 del ATUP. Es por ello muy llamativo que en el Borrador de Reglamento de procedimiento de 31 de enero de 2013 se recoja la posibilidad de acordar la inspección o reconocimiento de oficio [Regla 199: “The Court may, either of its own motion (but only after hearing the parties) or on a reasoned request by a party, order an inspection of products, devices, methods, premises or local situations in situ”].

El reconocimiento, que puede ser acordado ante demanda e incluso inaudita parte, será realizado por una persona nombrada por el Tribunal conforme al reglamento de procedimiento. Y aunque el demandante no podrá estar presente en el reconocimiento, sí podrá ser representado por un profesional independiente cuyo nombre deberá figurar en la orden del Tribunal.

  1. Medidas provisionales y cautelares

4.1. Entre las medidas provisionales que establece el ATUP, el artículo 61 permite que el Tribunal dicte, a instancia de parte e incluso ante demanda, una orden de embargo preventivo en la que se prohíba a una parte la retirada del territorio de su jurisdicción de cualesquiera activos situados en él o que comercie con cualesquiera activos, estén situados o no en el territorio de su jurisdicción.

4.2. El Acuerdo también permite al Tribunal la adopción de medidas provisionales y cautelares, tendentes a garantizar el fallo futuro. Así, según el artículo 62.1, el Tribunal “podrá, mediante orden, expedir requerimiento al presunto infractor o un intermediario a cuyos servicios recurra el presunto infractor, destinado a prevenir cualquier violación inminente, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de la presunta violación, o a supeditar tal continuación a la prestación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular del derecho”.

La medida no sólo podrá consistir en la orden de no violar, sino también en el embargo o la entrega de los productos sospechosos de violación del derecho, a fin de impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.

Asimismo, el Tribunal también puede adoptar medidas de embargo preventivo a efectos de garantizar el pago de la previsible indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción del derecho. Así, el artículo 62.3 ATUP permite que el Tribunal ordene el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del presunto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos, siempre que el demandante justifique circunstancias que puedan poner en peligro el reembolso de los daños y perjuicios.

Todas estas medidas cautelares pueden adoptarse inaudita parte y bajo fianza o garantía que cubra los daños en caso de alzarse, siendo de aplicación la regulación establecida con ocasión de la medidas de aseguramiento de la prueba. Para los casos de solicitud de medidas cautelares inaudita parte resultará especialmente útil novedoso mecanismo de la protective letter que se prevé en el Proyecto de Reglamento de procedimiento (Regla 207). Según esta Regla 207, cuando un sujeto (que goce de legitimación para ser parte según el art. 47 del ATUP) sospeche que se van a solicitar medidas cautelares contra él, podrá presentar ante la Secretaría del Tribunal una protective letter, en la que –entre otros extremos- exponga los motivos por los que debe ser desestimada esa futura solicitud de medidas cautelares. Esta protective letter – que tendrá una duración de seis meses, susceptible de ampliación por otros seis- será comunicada a los jueces encargados de decidir sobre la solicitud de medidas cautelares que posteriormente se presente.

Por lo demás, el Acuerdo (art. 62.4) dispone que respecto de todas estas medidas cautelares, el Tribunal estará facultad para exigir al demandante que facilite “todas las pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y que se infringe su derecho o es inminente su infracción”. Desde luego, y pese a la rotundidad de la redacción, es claro que en sede de medidas cautelares bastará con que se acredite el fumus boni iuris, debiendo interpretarse así la referencia a la “suficiente seguridad” de la infracción.

5. Resoluciones permanentes

5.1. En los procedimientos por infracción Según el ATUP, en los procedimientos por infracción el Tribunal puede emitir diversas resoluciones. El Acuerdo habla de “medidas”, medidas que, en realidad, son la otra cara de la moneda de las acciones que puede entablar la parte actora.

  1. En primer lugar procederá la declaración de violación de la patente o del certificado complementario de protección, declaración que podrá ir acompañada de las medidas que se corresponden con el ejercicio de la acción de cesación. En efecto, según el artículo 64 ATUP, cuando se dice una resolución que declare que se ha violado la patente, el Tribunal podrá expedir requerimiento al infractor (y a todo intermediario a cuyos servicios recurra el infractor para violar el derecho) prohibiéndole la continuación de la violación y sancionando su incumplimiento con el pago de multas coercitivas. Además, también como una manifestación de las medidas de cesación, y a instancia del demandante, el Tribunal podrá ordenar, respecto de los productos infractores y de los materiales e instrumentos que hayan servicio principalmente a la creación o fabricación de dichos productos, la retirada de los productos de los circuitos comerciales, la eliminación del producto de las propiedades derivadas de la violación, la destrucción de los productos, materiales o instrumentos. Todas estas medidas, que en principio salvo razones concretas se adoptarán a costa del infractor, serán tomadas por el Tribunal teniendo en cuenta “la necesidad de que las medidas que se hayan de ordenar sean proporcionadas a la gravedad de la violación de patente, la buena disposición del infractor a transformar los materiales de forma que dejen de constituir una violación de patente, y los intereses de terceros”
  2. El Acuerdo también prevé que el Tribunal ordene al infractor el pago de una indemnización de daños y perjuicios, siempre que haya sido entablada la actio indemnizatoria (acción que prescribe los cinco años desde el que demandante tuvo conocimiento, o motivos razonables para tener conocimiento, del último de los hechos infractores). El artículo 68 del ATUP distingue según el infractor haya actuado o no a sabiendas de que estaba infringiendo un derecho de patente ajeno (o haya motivos para suponer que lo conocía). En el primer caso, el Tribunal puede ordenar al infractor “que indemnice a la parte perjudicada de modo adecuado a los daños y perjuicios realmente sufridos por causa de dicha violación”. La introducción del adverbio “realmente” puede suponer un obstáculo a la aplicación de la doctrina de los daños ex re ipsa. Por lo demás, el Acuerdo especifica que el objetivo de la indemnización es restituir a la parte perjudicada en la situación en que se habría encontrado de no haberse producido la violación, que el infractor no se beneficiará de la violación y que la indemnización no será punitiva. Asimismo, también se establece las pautas para el cálculo de la indemnización, estableciendo como alternativa: a) todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, incluida la pérdida de beneficios, que la parte perjudicada haya sufrido, todo beneficio ilícito obtenido por el infractor y, en determinados casos, otros elementos además de los factores económicos, como el daño moral causado por la violación de patente a la parte perjudicada, o b) la fijación de “una indemnización a tanto alzado a partir de elementos tales como el importe, como mínimo, que el infractor hubiera debido pagar en concepto de regalía por la licencia para explotar la patente en cuestión”. La opción por este segundo criterio suscita algunas dudas, pues el artículo 68.3 b) lo permite “en determinados casos”, sin especificar en cuáles. Además, el criterio de la regalía hipotética se configura con carácter mínimo, de modo que la cuantía a tanto alzado puede ser superior, con lo que cabe preguntarse en qué medida eso no supone colocar al titular en una mejor posición que aquella en la que se encontraría antes de producirse la infracción. Por lo que respecta a los casos en que el infractor no haya cometido la infracción a sabiendas (ni existan motivos razonables para suponer que tenía conocimiento), el artículo 68.4 del ATUP dispone que “el Tribunal podrá ordenar el reembolso de los beneficios o el pago de una indemnización”. Es ésta, sin duda, una disposición peculiar que permite al Tribunal acoger una acción de enriquecimiento injustificado o una acción de indemnización de daños. Pero se suscita no pocos interrogantes. Cabe preguntarse, por ejemplo, si el Tribunal es libre para optar por una u otra posibilidad o si, por el contrario, está sujeto a lo que solicite la parte demandante, entablando una u otra acción. Asimismo, en ocasiones el pago de una indemnización puede calcularse sobre la base de los beneficios del infractor, dificultando la distinción entre una y otra opción. Por lo demás, que el Tribunal puede optar por una de estas dos opciones está claro, pero ¿puede no ordenar ninguna de las dos cosas cuando la infracción no haya comportado daños ni haya dado lugar a un enriquecimiento del infractor?

5.2. En los demás procedimientos

En los procedimientos de nulidad, el Tribunal resolverá sobre la validez de la patente, pudiendo declararla nula, total o parcialmente, únicamente en los casos previsto en el artículo 138.1 y 139.2 CPE. Asimismo, en el caso de las acciones entabladas contra decisiones de la OEP, el Tribunal podrá ejercer la potestad conferida a la OEP de conformidad con el art. 9 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012, incluida la rectificación del Registro de la protección mediante patente unitaria.

5.3. Costas

Según el artículo 69 del ATUP, la parte perdedora correrá con las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, así como los demás gastos en que haya incurrido la parte vencedora. No obstante, el Tribunal puede decidir otra cosa, por motivos de equidad. Además, cuando una parte gane solo parcialmente el Tribunal podrá ordenar que las costas se repartan equitativamente, o que cada parte corra con sus propias costas.

En todo caso, cada parte correrá con cualesquiera gastos innecesarios que haya ocasionado al Tribunal o a otra parte. Además, el Tribunal, a instancia del demandado, puede ordenar al demandante que preste una garantía suficiente para cubrir las costas procesales y demás gastos en que incurra el demandado y que puedan imputarse al demandante.