Le 30 juin 2017, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision très attendue sur la « doctrine de la promesse » relative à l’utilité d’un brevet (AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2017 CSC 36). La doctrine de la promesse, appliquée depuis de nombreuses années, comporte deux parties : lorsque le mémoire descriptif d’un brevet ne promet pas de résultats précis, la « moindre parcelle » d’utilité suffira; toutefois, lorsque le mémoire descriptif exprime clairement une « promesse », l’utilité sera appréciée en fonction de cette dernière. La Cour suprême vient de statuer que la doctrine de la promesse est excessivement exigeante et qu’elle doit être rejetée. Les motifs de sa décision font écho à ses décisions antérieures qui mettaient l’accent sur la primauté du libellé des revendications d’un brevet.

Le brevet en litige (le « brevet 653 ») décrit et revendique l’ésoméprazole, l’un des deux composants (énantiomères, en termes techniques) d’un médicament déjà connu, l’oméprazole. Il y est reconnu que l’oméprazole et ses sels alcalins sont des inhibiteurs efficaces de la sécrétion d’acide gastrique et donc des agents anti‑ulcéreux utiles. Après avoir mentionné l’existence de l’oméprazole et de ses sels comme étant deux énantiomères, le brevet 653 énonce ce qui suit :

[Traduction] Il est souhaitable d’obtenir des composés ayant des propriétés pharmacocinétiques et métaboliques améliorées, donnant un profil thérapeutique amélioré, par exemple une variation interindividuelle moins importante. La présente invention offre de tels composés, qui sont de nouveaux sels des énantiomères de l’oméprazole.

Le juge de première instance a déclaré que les prétendues propriétés pharmacocinétiques et métaboliques améliorées ainsi que l’importance moindre de la variation interindividuelle constituaient une « promesse » du brevet. Après tout, le breveté a inscrit ce libellé volontairement, probablement afin que celui‑ci aide à démontrer la brevetabilité de la séparation de l’oméprazole, médicament connu, en énantiomères d’une pureté précise. Or, d’après la preuve, les inventeurs n’avaient pas démontré que l’ésoméprazole affichait ce profil thérapeutique amélioré et ne disposaient par ailleurs d’aucun fondement sur lequel prédire que l’ésoméprazole afficherait un tel profil à la date pertinente pour l’analyse. Par conséquent, le juge de première instance a invalidé l’ensemble du brevet pour absence d’utilité. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision dans de brefs motifs.

Accueillant l’appel du breveté, la Cour suprême du Canada statue que la doctrine de la promesse, telle que l’ont appliquée les tribunaux, est excessivement exigeante de deux façons :

  1. elle fixe la norme d’utilité requise d’un brevet en fonction des promesses exprimées dans celui‑ci;
  2. lorsque plusieurs promesses d’utilité sont exprimées, elle exige qu’elles soient toutes réalisées pour que le brevet soit valide.

La Cour suprême affirme que les tribunaux doivent procéder à l’analyse en deux volets suivante pour déterminer si un brevet divulgue une invention dont l’utilité est suffisante : d’abord, ils doivent cerner l’objet de l’invention suivant le libellé du brevet; ensuite, ils doivent se demander si cet objet est utile, c’est‑à‑dire s’il peut donner un résultat concret.

La Cour suprême conclut qu’une parcelle d’utilité suffit, estimant que la condition d’utilité a pour objectif d’empêcher qu’un brevet soit octroyé pour une invention fantaisiste, hypothétique ou inutilisable. Elle précise la parcelle d’utilité, indiquant qu’« [une] seule utilisation liée à la nature de l’objet est suffisante » pour assurer la brevetabilité. Cette seule utilisation doit probablement être identifiée d’une certaine manière dans la divulgation relative au brevet, mais la Cour suprême n’aborde pas directement ce point.

Pour ce qui est du médicament en cause, la Cour suprême conclut, en cinq courts paragraphes, à l’existence de la parcelle d’utilité nécessaire. Compte tenu de la connaissance de l’oméprazole et de son effet thérapeutique, l’utilité éventuelle de l’ésoméprazole en tant qu’inhibiteur de la pompe à protons pour réduire la production d’acide gastrique a été valablement prédite à la date pertinente.

Dans cette décision, la Cour suprême déclare que l’analyse des questions de validité, telle la nouveauté ou la non‑évidence, est centrée uniquement sur les revendications et ne tient compte de la divulgation que lorsque ces dernières sont ambiguës. Si tel était effectivement le cas, l’examen des seules revendications pour évaluer l’utilité constituerait une méthode cohérente. Toutefois, les décisions antérieures de la Cour suprême sont plus nuancées, affirmant par exemple que, si la revendication porte sur une simple formule chimique, la détermination de l’inventivité pourra nécessiter l’examen de la divulgation.

Bien que cette décision apporte certains éclaircissements à la loi, beaucoup d’incertitude subsiste quant aux circonstances dans lesquelles les tribunaux peuvent avoir recours à la divulgation du brevet dans l’évaluation de la validité et quant aux objectifs ainsi visés. Par exemple :

  • L’examen de la divulgation est‑il permissible à l’égard de l’utilité seulement lorsque les revendications sont ambiguës, comme cette décision semble l’indiquer?
  • L’examen de la divulgation est‑il permissible lorsque l’utilité de l’objet de la revendication ne ressort pas de la revendication elle-même, comme dans le cas d’une simple formule chimique?
  • L’examen de la divulgation cesse‑t‑il d’être permissible lorsqu’il est question de déterminer le concept inventif de la revendication?

Bien que certains estiment que cette décision mettra fin aux contestations pour absence d’utilité, il est possible que de telles contestations soient simplement formulées à l’aide des mots « invention fantaisiste, hypothétique » qu’a employés la Cour suprême.