La coopérative laitière danoise Arla a récupéré le nom de domaine castellocheese.co suite à une décision du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Le défendeur avait précédemment enregistré d'autres marques bien connues en tant que noms de domaine dans le but de les vendre à des fins lucratives.

Que pouvez-vous faire si un tiers cherche à tirer profit de votre marque en enregistrant un nom de domaine qui comprend une partie ou la totalité de votre marque ? Des procédures de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, telles que la procédure régie par les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP) de l'OMPI, existent pour permettre aux titulaires de marques de contester de tels enregistrements.

Le conflit Castello

La marque de fromage Castello a été créée en 1893 et ​​appartient à Arla depuis 2006. La marque est enregistrée dans de nombreux pays, dont la Chine, et le nom de domaine castellocheese.com est également enregistré.

Cette dernière décision concerne le nom de domaine castellocheese.co, qui a été enregistré par un certain Hu Yifei de Shanghai, en Chine en mai 2017. Le site Web se compose uniquement d'une page avec des liens pay-per-click. Hu Yifei a initialement proposé le nom de domaine à vendre pour 5 000 €; le prix demandé a ensuite augmenté à 6 000 €, un montant qui va bien au-delà des frais d'inscription. Hu Yifei a déjà enregistré une trentaine de marques bien connues en tant que noms de domaine, sans avoir reçu la permission des titulaires des marques respectives.

La procédure de l'OMPI

À la fin de 2017, Arla a initié la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaines (UDRP) de l'OMPI demandant la récupération du nom de domaine castellocheese.co. Cette procédure place la charge de la preuve sur le plaignant pour démontrer les conditions (cumulatives) suivantes:

  • le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le plaignant a des droits ;
  • le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du nom de domaine; et
  • le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Hu Yifei n'a déposé aucune réponse en défense.

Sur le premier point, l'OMPI a conclu que le nom de domaine « castello » avec l'ajout du mot « cheese » était similaire aux marques déposées et aux noms de domaine d'Arla. Sur le deuxième, il a constaté que Hu Yifei n'avait pas montré qu'il avait un droit ou un intérêt légitime pour le nom de domaine castellocheese.co. Sur le dernier point, l'OMPI a jugé que, parce que Hu Yifei devait avoir connaissance de la marque Castello pour les produits fromagers et savoir que le nom de domaine contesté serait associé à la marque Arla, il avait agi de mauvaise foi. En outre, l'OMPI a déclaré que l'offre de Hu Yifei de vendre le nom de domaine à Arla pour un montant largement supérieur aux frais d'enregistrement, et les 30 autres enregistrements de domaine, constituaient une preuve supplémentaire de mauvaise foi. Hu Yifei a reçu l'ordre de transférer le nom de domaine castellocheese.co à Arla.

La croissance du nombre de domaines génériques de premier niveau (gTLD) disponibles pour l'enregistrement a augmenté les opportunités pour les propriétaires de marques, mais aussi le risque de violation et de détournement. Comme l'illustre le conflit castellocheese.co, la surveillance en ligne est la clé pour s'assurer que vous restez au fait de toute activité malveillante lorsque de nouveaux domaines arrivent sur le marché.