¿Cuál es el alcance de la protección de una marca renombrada? ¿En qué casos el uso de una marca renombrada por un tercero puede considerarse infracción? Estas cuestiones son el centro de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, núm. 289/2018, de 18 de mayo.

El pleito se originó a raíz del uso, por parte de la demandada, de la marca de la demandante con el fin de promocionar sus propios servicios. Concretamente, publicó el signo registrado con ocasión de un sorteo: aquél que se suscribiera al servicio, participaría en el sorteo de una tarjeta regalo de la demandante (y para realizar este anuncio usaba la marca de la demandante). En primera instancia, la demanda fue desestimada. El Juzgado entendió que la conducta de la demandada no había lesionado la notoriedad de la marca ni había implicado un aprovechamiento de su reputación, dado que fue un uso necesario para la identificación del premio. La demandada decidió recurrir.

Aunque la sentencia trata otras cuestiones, centraré el análisis en el alcance de la protección de la marca renombrada. El tribunal examinó los requisitos que deben concurrir para que se considere que se ha vulnerado los derechos que confiere la marca: (a) que se produzca un uso en el tráfico económico; (b) que se destine a productos o servicios; (c) que menoscabe alguna de las funciones de la marca. Y añade que se podría exigir (d) que se haya hecho un uso activo de la marca.

En el caso analizado el tribunal entendió que el uso del signo en internet para promocionar los servicios constituye un uso activo en el tráfico económico sobre bienes o servicios. La discusión se centró en determinar si la teoría de las funciones de la marca, y concretamente la necesidad de que se menoscabe alguna de las funciones de la marca, es también aplicable al caso de las marcas renombradas.

El tribunal recuerda que la jurisprudencia del TJUE considera necesario que menoscabe alguna de las funciones de la marca renombrada (ya sea la función principal de identificación del origen empresarial o alguna de las secundarias, p. ej. garantizar la calidad del producto) (Sentencia Interflora, de 22 de septiembre de 2011) por lo que sí debe estimarse como un requisito imprescindible. Ante la falta de acreditación de dicho menoscabo por parte de la demandante, el tribunal desestimó el recurso.