Em julgamento realizado em 16 de março de 2017, o TRF-2 proferiu entendimento contrário à jurisprudência pacífica do STJ, reconhecendo a ocorrência de preclusão quanto ao direito de precedência de registro marcário se este não for exercido na esfera administrativa.

Na origem, o litígio decorre de ação ordinária ajuizada pela L'Oréal Sociedade Empresária Francesa (L'Oréal) em face de AMITAF Cosméticos Ltda. (AMITAF) e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), alegando a L'Oréal que a marca INCELL, registrada pela AMITAF, deveria ser anulada por apresentar semelhança gráfica e fonética à sua marca INCELL, registrada na França.

Já a AMITAF alegava que, ainda o registro da marca INCELL tenha sido realizado 6 meses após a comercialização do produto da L'Oréal no Brasil, ela havia depositado marca semelhante, denominada ICELL, no INPI no ano de 1993, o que assegurava o seu direito.

Sobreveio sentença que anulou o registro da marca INCELL e condenou a AMITAF a abster-se de comercializar qualquer produto que contivesse o dito sinal, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00.

O Magistrado considerou que se tratava de nítida hipótese de reprodução da marca da L'Oréal e que a AMITAF não poderia desconhecer a semelhança com marca já registrada em razão de sua atividade comercial.

Na mesma linha, o TRF-2, em sede de recurso de apelação, considerou que, apesar de a AMITAF ser detentora de marca com fonética semelhante registrada no INPI antes do registro feito pela L'Oréal, não havia comprovação da efetiva utilização dessa marca, o que afastava qualquer alegação nesse sentido.

No mais, apesar de manter a sentença de procedência da ação, o Relator Desembargador Antonio Ivan Athié afastou o direito de procedência sustentado pela L'Oréal, alegando que, se esse direito não foi exercido durante a tramitação do pedido do registro da marca na esfera administrativa, ocorreu a preclusão para buscar anular a marca registrada sob esse fundamento.

O entendimento proferido pelo TRF-2 vai diametralmente contra o entendimento proferido pelo STJ no recurso especial nº 1.464.975 – PR, julgado em 1º de dezembro de 2016. Naquela ocasião, a Ministra Nancy Andrighi estabeleceu que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência. Para ver a íntegra da decisão, clique aqui.