Paris le 29 janvier 2020 – La loi PACTE de 2019 va modifier en profondeur plusieurs aspects fondamentaux du droit français des brevets. En ce qui concerne l’examen des demandes de brevet français, outre la mesure phare qu’est l’examen de l’activité inventive, plusieurs motifs de rejet existants sont renforcés et un nouveau motif de rejet apparaît pour extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Les mesures relatives à la défense nationale évoluent également.

Comme présenté dans un précédent article, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, constitue une réforme importante touchant à plusieurs aspects fondamentaux du droit français des brevets. La loi crée ainsi une procédure d’opposition, modifie les délais de prescription, prolonge la durée des certificats d’utilité et permet leur transformation en demandes de brevet. En termes d’examen des demandes de brevet, si la mesure emblématique est bien sûr l’arrivée du défaut d’activité inventive comme motif de rejet, d’autres changements sont également prévus.

  1. Défaut d’activité inventive et inventions non brevetables

L’article 122 de la loi PACTE modifie l’article L.612-12 CPI, qui concerne les motifs de rejet d’une demande de brevet :

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : […]

4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

 

5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16  ; […]

Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ; […]

La suppression du terme « manifestement » des 4° et 5° confirme que les motifs de rejet lorsque l’objet de la demande porte sur une invention non brevetable, ou ne porte pas sur une invention, pourront être plus aisément et fréquemment invoqués par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Il ressort encore de la nouvelle rédaction du 7° que l’absence de nouveauté n’aura plus à résulter « manifestement du rapport de recherche », et surtout que le défaut d’activité inventive sera désormais un motif de rejet.

L’examen des demandes déposées à compter du 22 mai 2020 se trouvera donc considérablement renforcé. Pour qu’une demande bénéficie encore du système actuel qui assure une délivrance plus aisée, il faudra la déposer d’ici le 21 mai 2020. Il est donc recommandé aux déposants d’identifier et de préparer suffisamment en amont le dépôt de telles demandes d’ici cette date.

Pour les demandes dont l’activité inventive sera examinée, la possibilité de transformation en demande de certificat d’utilité déjà existante à l’article L.612-15 CPI pourra être utilisée si le déposant souhaite éviter à ce stade cet examen tout en bénéficiant de 10 ans de protection.

Cependant, lorsque la procédure d’opposition prévue à l’article 121 de la loi PACTE sera créée, peut-être dès avril 2020, elle pourrait concerner des titres ayant subi l’examen actuel (sans possibilité de rejet pour défaut d’activité inventive). Il est donc conseillé aux demandeurs, pour renforcer leur position vis-à-vis d’une possible opposition, de prévoir, lors de l’examen de la demande de brevet, des positions de repli dans les revendications et de les identifier comme telles dans la réponse au rapport de recherche préliminaire.

  1. Rejet pour défaut de support

Le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 est d’après son titre relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention. Néanmoins, force est de constater qu’il prévoit d’autres dispositions, telles que l’ajout, ou la précision, d’un nouveau motif de rejet des demandes. Aux termes du nouvel article R.612-37-1 CPI :

Les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Cet article, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020, ne devrait toutefois pas modifier fondamentalement la pratique actuelle. En effet, l’extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée étant déjà en l’état actuel des textes un motif de nullité du brevet, il est d’ores et déjà important de s’en préoccuper durant l’examen de la demande.

  1. Défense nationale

Le même décret a prévu plusieurs modalités concernant la défense nationale.

L’article R.612-21 CPI, qui permet le dépôt de la description et des revendications en langue étrangère, est modifié, de sorte que le délai de 5 mois de l’article L.612-9 CPI pour l’acquisition automatique de l’autorisation de divulgation sera désormais suspendu tant que la traduction des pièces en langue française n’aura pas été fournie.

Les articles R.612-26 CPI et R.612-28 CPI sont modifiés pour confirmer que la procédure d’examen par les services de la défense nationale couvrira les demandes provisoires et toute pièce complémentaire déposée tant que l’autorisation de divulgation n’est pas acquise.

Ces modifications entreront également en vigueur le 1er juillet 2020.

Ainsi, la procédure d’examen de l’INPI tend-elle à se rapprocher de celle de l’Office européen des brevets (OEB). Toutefois, il est probable que les taxes resteront beaucoup plus basses et que les délivrances de brevets seront toujours plus aisées à obtenir en France. En outre, la possibilité de transformation en demande de certificat d’utilité forme une option stratégique inconnue à l’OEB.

Au gré des dates d’entrée en vigueur, l’examen des demandes de brevet français va fortement évoluer du fait de la loi PACTE et il est important pour les déposants de se préparer aux changements à venir suffisamment en amont.