摘要:功能性特征会导致权利要求文字保护范围的限缩,核心的问题是限缩到什么程度,其标准从“具体实施方式及其等同方式”进化到“实现功能必不可少的特征”,你真的通透了吗?《最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)》公布的典型案例为我们勾勒出了两者的差异。

功能性特征在侵犯专利权纠纷案件中一直不可等闲视之。从最高院分别于2009年和2016年发布的司法解释,到《最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)》,乃至最高院知识产权法庭公开审理的第一起案件,都花费了相当的笔墨探讨了功能性特征。其中,对比标准这个“”问题的演化尤为值得关注。

1.实在是你太矛盾,莫道标准“心”易变

最高院的再三阐释“功能性特征”的事实,充分反映了这一概念本身的复杂性。“功能性特征”复杂性源于其矛盾的天性——它无法用结构特征限定,或者用结构特征限定不够恰当,换言之,在用结构特征限定显得强人所难时,才允许劳动功能性特征的大驾(为简洁起见,本文仅以结构特征指代结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等具体特征)。

但是,在侵权诉讼中需要将功能性特征强人所难的转化成结构特征之后,才好和侵权产品中具体结构特征对比。将功能性特征转化成结构特征的标准,是功能性特征侵权判定的“”问题之一。如今,这个核心问题,变“”了。

2009年的专利法司法解释第四条规定: 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。

2016年的专利法司法解释二第八条规定:与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征…。

可见,功能性特征的转化标准从“功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”调整为 “实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”。调整后仅“不可缺少”的特征参与对比,细枝末节不再考虑,专利权人会高兴;但“等同”也消失了,专利权人又会苦恼。实践中标准变了吗?这到底是对比标准的精细演化,还只是换汤不换药呢?

2.你变了没有?最高院说:变了

《最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)》中挑选的典型案例——(2018)最高法民申1018号案件给出了明确答复:对比标准确实变“”了。

在该案例中,权利要求包括“散热区”的特征,再审请求人主张这是“散热”功能限定的特征。说明书的具体实施方式中“散热区”设置了散热孔,所以功能性特征“散热区”保护的仅为包括散热孔或散热条的散热区,其中散热孔为相同,散热条为等同。而被控侵权产品“散热区”中没有设置孔、条或间隙,所以与涉案专利的具体实施方式既不相同,也不等同。如果根据2009年的专利法司法解释的规定,以说明书中的具体实施例及等同方式与侵权产品比对,请求人的主张是有一定道理的。

但最高院认定:根据2016年公布的司法解释,对于“功能性特征”的解释,应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据,而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性特征”的功能、效果有关的全部技术特征,均用于限定“功能性特征”的保护范围。设置散热孔仅是涉案专利说明书公开的一种优选方式,即使不设置散热孔,仅通过特定区域本身的热辐射方式也足以实现散热,即“设置散热孔”并不是实现散热“必不可少”的技术特征,不参与比对。

我们简单梳理一下司法标准的适用。所谓具体实施方式,必然是一个完整的技术方案,任何记载的技术细节都成为技术方案的一部分,其总和构成具体实施方式。根据2009年公布的解释,具体实施方式中的“散热区”具备散热孔,将没有孔的散热区与有孔的散热区进行等同,也不是绝对不可以,但前者技术手段为散热区结合散热孔,后者无任何孔洞,前者散热效果好,后者变劣,认定手段有差异效果变劣的特征相等同,确有一定理论障碍。而因为实施例中具备散热孔而不认定等同,就是在惩罚专利权人实施例撰写详细,会打消专利权人详细公开技术方案的积极性。

根据新标准,散热区上开不开孔一样有散热功能,即便无孔散热效果变劣,也只能说明散热孔属于优选的手段,而非“必不可少”的特征,将散热孔排除到对比之外没有任何障碍。不考虑散热孔,也就不用考虑散热条这样的等同,“等同的实施方式”也就顺理成章的光荣下岗。此外,专利权人也不再担心撰写详细会对其不利。

3.这次变的“心”,明显更精致

专利法的司法实践中,司法机关一直在努力寻求一种平衡,既要保证权利人创造及公开的热情,又要维护社会公众的固有利益不被蚕食。从本案对“散热区”的解读可以看出,现行的核心比对标准理论上是对专利权人更加有利,专利权人不至于因为实施例写的细致受到“惩罚”。而在功能性特征的等同判断时,功能效果必须相同不能等同,又为社会公众扳回一局。

功能性的表述固然可以划定貌似更大的保护范围,但实际的比对必然要回归到具体的技术手段,功能性特征的本质决定了其矛盾的属性。司法可以尽量合理的划定标准,但无法消除其矛盾的本质。这次对比标准的变“心”,是一次更加精致的进化。实践中,业内关注的重点一直是等同标准的变化,但对比标准的变化更加核心,同样应当足够关注。