双方复审禁止反言在逐条审核权利要求基础上适用于新复审要求和待授权程序

案由Affinity Labs Of Texas, LLC,上诉第2016-1092、2016-1172号案件中,联邦巡回法院认为,《美国法典》第35编第§317(b)条,AIA法案生效之前禁止反言规定,在逐条审核权利要求基础上,适用于新复审要求和在待授权程序中提出主张。

Affinity控告大众公司专利侵权,大众公司答辩时,要求对所有权利要求做双方复审。在另外两起诉讼中,Affinity的所有权利要求都被提出异议,Richard King提出单方复审,苹果公司提出双方复审。三个复审要求被合并。经过地区法院诉讼,两项权利要求被判定为并非无效。Affinity要求美国专利商标局撤销合并复审程序并辩称,《美国法典》第35编第§317(b)条,AIA法案生效之前禁止反言规定适用于所有当事人,不仅仅是地方法院对方当事人,适用于所有提出异议权利要求,不仅仅是实际提起诉讼权利要求。美国专利商标局分割了大众公司复审案件,从分割程序中删除了两项权利要求,但是美国专利商标局拒绝了Affinity对剩余King-苹果公司分开复审的要求。复审审查员最终拒绝了权利要求,认为没有专利性,专利审查和上诉委员会维持了美国专利商标局的决定。Affinity提出上诉。

Affinity辩称,禁止反言的范围,在逐条审核权利要求基础上,适用于评估双方复审要求,但是在整体上适用于专利,在待授权专利双方复审中提出主张。联邦巡回法院并不认同Affinity提出解释,认为禁止反言规定,在逐条审核权利要求基础上,适用于双方复审要求和在待授权专利双方复审中提出主张。

你在知识产权申明中说的话可能被法院用来针对你

Aylus Networks, Inc.Apple Inc.,上诉第2016-1599号案件中,联邦巡回法院认为,专利所有人在知识产权中所做申明,无论是在机构做出决定之前还是之后做出,可以被视为在地区法院诉讼中对权利要求进行解释,可以依据申明,支持专利申请程序放弃申明的调查结论。

Aylus在加利福尼亚北区法院起诉苹果公司侵犯专利。苹果公司随后在美国专利商标局提起两次知识产权诉讼,对Aylus的专利提出异议。Aylus在两次异议程序中都提交了初步答辩。在初步答辩中,Aylus对自己的权利要求做了一些申明,打算将自己的权利要求和现有技术区分开来。地方法院认为,Aylus向美国专利商标局做的申明,清楚、明白无误地否认了权利要求的范围,限缩解释了权利要求。基于上述限缩解释,地方法院准许动议,做出了不侵权的简易判决。

在上诉中,联邦巡回法院认为Aylus的知识产权申明,可以视为对权利要求的解释,可以依据申明,支持专利申请程序放弃申明的调查结论。法院推理认为,专利申请程序放弃申明可以确保权利要求不会“以为了获得授权采用一种解释方式,为了控告侵权人采用另一种不同方式进行解释。”法院判决认为,专利所有人的初步答辩是公开的,向美国专利商标局提交的正式文件,在这个文件中,专利所有人可以定义权利要求术语,对权利要求范围另外做出陈述。因此,将专利申请程序放弃申明延伸到知识产权申明中,无论是在机构做出决定之前还是之后做出,可以确保权利要求不会为了维持专利的专利性以一种方式解释,而为了控告侵权人用另一种不同方式解释。

专利申请程序放弃申明要求清晰、明白无误地否认作为或者申明。联邦巡回法院同意地方法院的观点,Aylus在知识产权的申明清晰、明白无误地否认了权利要求的范围。因此,联邦巡回法院维持了地方法院的权利要求解释,以及做出的不侵权简易判决。

最高法院限制专利审判地

TC Heartland LLCKraft Foods Group Brands LLC,第16-341号案件中,最高法院认为,根据《美国法典》第28编第§1400(b)条,专利审判地规定的宗旨,一家国内公司只能居住在其注册设立所在州。

Kraft在德拉华州地区法院控告TC Heartland侵犯Kraft专利。TC Heartland是一个根据印第安纳州法律组建,总部在印第安纳州的实体。它曾经将被指控侵权产品运到德拉华州,但是除此之外,它在该州没有实质意义上的存在。TC Heartland基于不符合程序规则审判地,提出将案件移送到自己注册所在州印第安纳的动议。地方法院裁定,联邦巡回法院维持,审判地在德拉华州符合程序规则,法院调查发现《美国法典》第28编第§1391(c)条一般审判地规定,扩大了第§1400(b)条“居住”的定义,包括了可以让被告接受属人管辖权管辖的任何地区。

最高法院推翻了上述裁定并发回重审。在Fourco一案中,最高法院曾经考虑第§ 1400(b)条使用术语“居住”是否包括第§ 1391(c)条定义更广的“住所”,最高法院的结论是不包括。在本案中,最高法院认为,1988年和2011年对第§ 1391(c)条所做修订并未改变适用于国内公司的第§1400(b)条的“居住”定义。因为国会缺乏明显的意愿,在随后修订第§ 1391(c)条的同时修订第§1400(b)条,第§1400(b)条与专利相关审判地相关规定,依然维持了最高法院之前在Fourco一案中所做解释,没有变化。据此,最高法院裁定,根据第§1400(b)条宗旨,国内公司只能居住在其注册设立所在州。

最高法院裁定在首次销售后专利权用尽

Impression Products, Inc. Lexmark International, Inc.,第15-1189号案件中,最高法院认为,在专利权人出售产品后专利权用尽,无论是否有契约限制或者销售地点在哪里。

Lexmark控告Impression侵犯其与两组激光打印机硒鼓相关的专利:(1) Lexmark的“回收项目”硒鼓在出售时有契约限制,禁止硒鼓重新使用和零售,(2)国外销售的硒鼓再次进口到美国。Impression提出驳回起诉动议,声称Lexmark销售硒鼓已经用尽了专利权。地方法院准许了关于回收项目硒鼓的动议,但是驳回了与国外销售硒鼓相关的动议。联邦巡回法院全体法官出庭审理认为,Lexmark销售产品并没有用尽对任何一组硒鼓的专利权。

最高法院推翻了上述裁定并发回重审。最高法院认为,专利权人销售产品用尽了该产品的所有专利权。最高法院解释说,权利用尽规定只有在专利权受普通法原则而非转让限制约束的情况下,才有意义。专利权人在销售时已经得到了发明的奖励,销售终止了该发明的所有专利权。Lexmark在出售硒鼓的那一刻已经用尽了专利权,但是回收项目硒鼓重新使用和零售的契约限制可以根据合同法强制执行。

转到Lexmark的国外销售,最高法院认为销售地点并不影响权利用尽原则。最高法院回顾了之前在Kirtsaeng John Wiley & Sons, Inc.一案中所做判决,在该案中,最高法院认为,在版权环境下,首次销售原则适用于海外交易。最高法院解释说,专利和版权保护没有域外效力,“区分专利用尽原则和版权首次销售原则毫无理论或实际意义。”因此,Lexmark的专利权已经用尽,无论销售地点在哪里。

金斯伯格法官提出部分异议,他推理说,尽管专利法和版权法之间在历史上存在亲密关系,专利法并不包含与版权法首次销售原则类似的原则。此外,金斯伯格法官提到,因为专利法的地域性,国外销售完全独立于美国专利体系。因此,金斯伯格法官同意联邦巡回法院观点,国外销售不应该用尽美国专利权。