In seiner Entscheidung vom 09. November 2017 (I ZR 164/16) setzte sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Frage des internationalen Gerichtsstands bei grenzüberschreitenden Markenverletzungen auseinander. Dabei kam der BGH zu dem Ergebnis, dass ein deutsches Gericht nicht für die Entscheidung über Unionsmarkenverletzungen zuständig ist, wenn ein Vertrag über rechtsverletzende Produkte eines in Italien ansässigen Verkäufers, die im Internet beworben werden, auf elektronischen Weg mit einer deutschen Käuferin geschlossen wird und die Käuferin die Ware erst anschließend in Italien abholen lässt. Für viel Diskussionsstoff hat dabei gesorgt, dass es nach Ansicht des BGH irrelevant ist, in welchem Land die Website abrufbar ist und auf welcher Sprache sie verfasst ist. Entscheidend ist nur, in welchem Land die ursprüngliche Verletzungshandlung “in Gang gesetzt” wurde. Im Einzelnen:

Die Klägerin vertreibt weltweit Parfums und ist Inhaberin diverser Unionsmarken und international registrierter Marken (IR) mit Schutzerstreckung auf die EU und auf Deutschland. Die Beklagte ist ein italienischer Parfum- und Kosmetikhändler, der unter einer .it-Domain einen Internetauftritt ohne direkte Bestellmöglichkeit betreibt, der auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Nach einer Abmahnung durch die Klägerin im Jahr 2012 verpflichtete sich diese, bestimmte Parfummarken nicht ohne die Zustimmung der Klägerin nach Deutschland einzuführen oder dort zu vertreiben. In der Folgezeit fragte die deutsche HP-GmbH per E-Mail bei der Beklagten die Preise verschiedener Parfumprodukte ab und gab schließlich eine Bestellung auf, die u.a. von der Unterlassungserklärung betroffene Marken umfasste. Die Beklagte übergab sodann in Italien 150 Parfums an eine von der HP-GmbH beauftragte Spedition, die die Ware ins deutsche Lager der HP-GmbH brachte.

Die Klägerin erhob daraufhin Unterlassungsklage vor dem LG München I, das diese wegen fehlender internationaler Zuständigkeit als unzulässig abwies. Das OLG München bejahte seine Zuständigkeit jedoch in der nächsten Instanz. Der BGH differenziert hinsichtlich der Zuständigkeit zwischen der Verletzung der Unionsmarken und der IR-Marke der Klägerin, die Schutz für Deutschland beansprucht. Im Ergebnis verneinte er die Zuständigkeit des deutschen Gerichts für die Unionsmarkenverletzungen und bejahte diese nur für die Verletzung der deutschen Marke.

Hierzu führte der BGH aus, dass sich die internationale Zuständigkeit im Falle von Unionsmarken nach Art. 97 VO (EG) Nr. 207/2009 („GMV“, nunmehr Art. 125 VO (EU) 2017/1001 = „UMV“) richtet. Der im konkreten Fall anwendbare Art. 97 Abs. 5 GMV bestimmt, dass eine Verletzungsklage vor den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden kann, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht. Dieser Anknüpfungspunkt stellt nach Auffassung des BGH auf ein aktives Verhalten des Verletzers ab und zielt auf den Mitgliedstaat, in dem sich der Vorfall, der der behaupteten Verletzung zugrunde liegt, ereignet hat (= schadensbegründendes Ereignis), und nicht auf den Mitgliedstaat, in dem die Verletzung ihre Wirkungen entfaltet. Im Rahmen der Prüfung, ob im Falle mehrerer und in verschiedenen Mitgliedstaaten begangener Verletzungshandlungen der Beklagten, ein schadensbegründendes Ereignis in Deutschland liegt, sei nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern eine Gesamtwürdigung des Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung begangen worden ist. Im konkreten Fall kommen mehrere solcher schadensbegründender Ereignisse in Betracht:

  • der deutschsprachige Internetauftritt der Beklagten und
  • der Versand von E-Mails mit Produkt- und Preislisten nach Deutschland.

Aus der Gesamtwürdigung des Verhaltens der Beklagten ergebe sich, dass der Ort, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung begangen worden ist, nicht in Deutschland, sondern in Italien liegt. Denn dort wurde die Internetseite veröffentlicht und die E-Mails wurden letztendlich von dort versendet. Der BGH betonte, dass der Ort des schadensbegründenden Ereignisses auch bei einem deutschsprachigen Internetauftritt nicht der Ort ist, an dem die Internetseite abgerufen werden kann, sondern der Ort, an dem der Prozess der Veröffentlichung in Gang gesetzt worden ist – hier in Italien. Dies gelte auch für den Fall, dass die Internetseite Bestellmöglichkeiten vorsieht.

Hinsichtlich der IR-Marke, die Schutz für Deutschland beansprucht, bejahte der BGH hingegen die Zuständigkeit deutscher Gerichte, weil es für die Beurteilung der internationalen Zuständigkeit auf Art. 5 Nr. 3 Brüssel-Ia-VO (nunmehr Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO) ankommt. Anders als Art. 97 GMV ermöglicht Art. 5 Nr. 3 Brüssel-Ia-VO dem Kläger die Wahl zwischen dem Gericht am Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens und dem Gericht am Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs. Die Verwirklichung des Schadenerfolgs bei einer behaupteten Verletzung einer nationalen Marke könne nur dort erfolgen, wo die Marke geschützt sei und somit im vorliegenden Fall in Deutschland.

Praxistipp:

Diese Entscheidung des BGH erschwert es Markeninhabern, ihre Unionsmarkenrechte bei mehreren grenzüberschreitenden Verstößen durch denselben Verletzer vor deutschen Gerichten durchzusetzen und schwächt die Unionsmarke damit gegenüber nationalen Markenregistrierungen. Dies ist eine klare Abkehr von der bisherigen Praxis zum deliktischen Gerichtsstand, dass der Markeninhaber in jedem Mitgliedstaat klagen kann, in dem ein aktives Verhalten des Verletzers vorliegt. Aus prozesstaktischen Erwägungen heraus, kann es daher durchaus sinnvoll sein, für wichtige und starke Marken weiterhin gezielt nationale Anmeldungen neben Unionsmarkenanmeldungen vorzunehmen.