COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 8 février 2017, n°14-28.232

Le dépôt d'une marque pour agir en justice n'est frauduleux que pour les produits/services désignés pour être utilisés comme fondement à l'action en contrefaçon. Par ailleurs, la convention autorisant l'utilisation de son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales est un engagement à exécution successive pouvant être résilié unilatéralement.

Le créateur Monsieur Lacroix, fondateur de la société Christian Lacroix, a cédé à cette dernière la marque française « Christian Lacroix » n°1 399 703 en 1987 et cessé toute collaboration avec elle en 2009.

L'accord de cession prévoyait la possibilité pour l’acquéreur de déposer toutes demandes de marques pour le nom patronymique de Monsieur Lacroix. La société a ainsi enregistré la marque de l’UE « Christian Lacroix » n°7 237 761 en 2008.

En 2011, la société Christian Lacroix découvre que la société Sicis SRL commercialise une gamme de mobilier « Designed by Mr. Christian L ». Après avoir mis en demeure la société Sicis de cesser cet usage, elle dépose une nouvelle marque « Christian Lacroix » (n°10 014 471) visant expressément du matériel mobilier en classe 20. Elle assigne ensuite la société Sicis en contrefaçon de marque et atteinte à leur renommée. Monsieur Lacroix et la société XCLX interviennent volontairement à l’instance et soulèvent la nullité des marques de l’UE.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris rejette la demande en contrefaçon et annule la marque de l’UE n°10 014 471 pour dépôt frauduleux. Elle annule aussi la marque de l’UE n°7 237 761 en raison de la nullité du contrat de cession de marque pour violation du principe de la prohibition des engagements perpétuels.

Le 8 février 2017, la Cour de cassation casse partiellement cet arrêt. Elle confirme tout d'abord l'arrêt d'appel en ce qu'il retient que le déclin de l'activité économique de la société Christian Lacroix lui a fait perdre sa renommée et donc la protection de l'article L. 713-5 du CPI.

Elle confirme ensuite le caractère frauduleux du dépôt de la marque de l’UE n°10 014 471 en retenant que le dépôt avait été effectué « pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle ». La mauvaise foi ne peut cependant être retenue que pour les produits désignés pour être utilisés contre la société Sicis. La marque est donc valide pour les produits en classe 4 et 11.

Enfin, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il annule le contrat de cession de marque sur le fondement de l’interdiction des engagements perpétuels. Pour la Cour de cassation, une telle cession est un engagement à exécution successive, autrement dit une convention à durée indéterminée. Monsieur Lacroix pouvait donc le rompre à tout moment. La marque de l’UE n°7 237 761 est donc valide.