Zes jaar geleden ging de filmkomedie Fack ju Göhte in première. Deze film heeft met name in Duitsland veel populariteit vergaard, reden waarom de producenten de titel van de film als woordmerk willen registeren. Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie en het Gerecht EU hebben de aanvraag van het merk Fack ju Göhte echter afgewezen wegens strijd met de openbare orde en goede zeden. Casper Hemelrijk gaat in dit artikel verder in op de uitleg van het begrip ‘strijd met de openbare orde en/of goede zeden’ binnen het Benelux- en EU-merkenrecht.

De titel van de film verwijst – op een niet al te liefkozende manier – naar de Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe. Toen de productiemaatschappij Constantin Film in 2015 de titel als woordmerk wilde laten registeren, kregen zij van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO) nul op het rekest. De titel zou beledigend zijn en daarom in strijd met de openbare orde en goede zeden.

De Benelux benadering

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BOIP) maakt zelden gebruik van de mogelijkheid tot weigering op grond van strijd met openbare orde en goede zeden, waardoor concrete voorbeelden schaars zijn. De voornaamste reden hiervan is dat de Benelux-landen de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan.

Toch zijn er enkele voorbeelden te vinden. In 1996 werd bijvoorbeeld de registratie van het merk TRIX IS NIX geweigerd. Dit merk zou de eerbaarheid van toenmalig staatshoofd koningin Beatrix aantasten. Ook zijn merken met Hitler-/naziverwijzingen geweigerd, zoals het beeldmerk van een tuinkabouter met swastika op zijn arm die een Hitlergroet brengt of het woordmerk JODEN dat werd aangevraagd voor douchekoppen.

Daarentegen doorstond het merk LUL DE BEHANGER voor een behangservice de openbare orde en goede zedentoets wel, net als FIST FUCKING voor een erotisch tijdschrift. Registratie van laatstgenoemde merknaam werd vervolgens wel geweigerd vanwege het beschrijvende karakter van de naam.

Het is duidelijk dat het BOIP zichzelf geen moreel kompas wil aanmeten en deze weigeringsgrond enkel reserveert voor overduidelijk grensoverschrijdende gevallen.

De EUIPO benadering

Het EUIPO hanteert daarentegen een ruimer moreel kompas en weigert een verscheidenheid aan merkaanvragen wegens strijd met openbare orde en goede zeden. Wanneer een benaming provocerend of seksueel aanstootgevend is, wordt de registratie als merk veelal geweigerd. De ruimere toepassing van de weigeringsbevoegdheid op grond van strijd met openbare orde en goede zeden valt mede te verklaren door de omvang van het toepassingsgebied van een Uniemerk. Wanneer in één van de 28 lidstaten bezwaren tegen het merk bestaan, dient de aanvraag voor de volledige EU geweigerd te worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de weigering van het merk CURVE, hetgeen volgens het EUIPO een Roemeens synoniem is voor ‘hoer’.

Ook de registratie van de merken FUCKING FREEZING en nu dus FACK JU GÖTHE werd geweigerd omdat in de merken scheldwoorden voorkomen. Hier is duidelijk het verschil zichtbaar tussen de opvattingen van EUIPO en het BOIP, de laatste stond immers de registratie van een merk met het Engelse scheldwoord ‘fucking’ wel toe.

Voorts is door het EUIPO de registratie van het merk LA MAFIA geweigerd vanwege de criminele activiteiten die maffioso ontplooien, waarbij het EUIPO de verheerlijking van dergelijke activiteiten met bijbehorend geweld tegen wenst te gaan.

Voorbeelden van weigeringen waarmee het EUIPO zich op politiek vlak begeeft zijn ETA, IRA, ATATURK & BIN LADIN.

Ook merken die naar drugs verwijzen zijn volgens het EUIPO niet vatbaar voor registratie. Dit is onlangs nog gebleken in de afwijzing van het merk MAK TEA, hetgeen in de Slavische talen naar maanzaad – dat opiaten bevat – verwijst. Ook de registratie van KRITIKAL BILBO is geweigerd aangezien dit merk was bedoeld om te worden gebruikt voor een bepaalde cannabisvariant.

De conclusie van advocaat-generaal Bobek

Terug naar de aanvraag van de titel van de filmkomedie Fack ju Göthe. Nadat de merkaanvraag werd geweigerd, is Constantin Film zonder succes in beroep gegaan bij het EUIPO om vervolgens hoger beroep aan te tekenen bij het Gerecht van de Europese Unie. Het Gerecht ging mee in de argumentatie van het EUIPO en heeft de afwijzing bevestigd. Als laatste middel heeft Constantin Film zich nu tot het Hof van Justitie EU gewend.

Voordat het Hof van Justitie de zaak in behandeling neemt, brengt een onafhankelijke advocaat-generaal (hierna: AG) een conclusie met zijn zienswijze uit aan het Hof. Ondanks dat de conclusie niet-bindend is, wordt deze doorgaans door het Hof opgevolgd. De conclusie in onderhavige zaak is afkomstig van AG Bobek, die het EUIPO terugfluit.

De rol van vrijheid van meningsuiting

Het hoger beroep van Constantin Film is mede gebaseerd op het recht van vrijheid van meningsuiting, waar bij de weigering geen rekening mee gehouden zou zijn. Er wordt gesteld dat in het merkenrecht geen rol is weggelegd voor de vrijheid van meningsuiting. Dit is volgens de conclusie van AG Bobek onjuist.

Ondanks dat de bescherming van de vrijheid van meningsuiting niet het primaire doel van het merkenrecht is, gaat het tegen verschillende mensenrechtenverdragen in wanneer dit fundamentele recht buiten het merkenrecht gehouden zou worden.

Omdat de vrijheid van meningsuiting in het merkenrecht mogelijk in lichtere mate meespeelt, hebben het EUIPO en het Gerecht gedwaald door geen rekening te houden met dit fundamentele recht.

Openbare orde versus goede zeden

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de openbare orde enerzijds en de goede zeden anderzijds. De AG stelt dat het belangrijkste verschil bestaat in de afkomst van de normen. Het concept van openbare orde ziet toe op de normen en waarden zoals deze door de publieke autoriteiten zijn vastgelegd, waar de goede zeden juist toeziet op de normen en waarden zoals deze uit de samenleving voortkomen. Deze twee gronden kunnen overlappen, maar dienen wel op hun eigen wijze onderbouwd te worden.

Doordat de grenzen van de openbare orde door de publieke autoriteiten zijn vastgelegd zijn deze objectief bepaalbaar. Bij weigering van een merk op deze grond zal de merkenautoriteit het besluit moeten motiveren met verwijzing naar wetten, beleid of officiële verklaringen. Zonder een dergelijke onderbouwde motivatie kan de rechtszekerheid in het geding komen.

Een weigering tot registratie als merk op grond van de goede zeden kan plaatsvinden wanneer het merk strijdig is met hetgeen in de maatschappij betamelijk wordt geacht. Ook de toepassing van deze weigeringsgrond zal concreet onderbouwd moeten worden. Hiervoor dient door middel van empirisch onderzoek de mening van het publiek aangaande een concrete situatie gepeild te worden.

Conclusie

De uitspraak van de beroepsafdeling van het EUIPO – tevens bevestigd door het Gerecht – schiet tekort in het onderbouwen van de weigeringsgrond. Bovendien geniet de film grote populariteit in Duitsland zonder dat er enige discussie is ontstaan over de titel. Dit duidt erop dat het merk de maatschappelijke normen niet overschrijdt en daarmee niet strijdig is met de goede zeden. Het is volgens de AG niet aan het EUIPO om deze discussie nu op te starten zonder dat daar concrete en gefundeerde argumenten voor worden aangedragen.

De bal ligt nu bij het Hof van Justitie. Wanneer zij meegaat in de conclusie van de AG, zal het EUIPO in toekomstige zaken meer onderbouwing moeten geven van de opvatting van het publiek ten aanzien van de openbare orde en/of goede zeden.