지난 포스팅(수치한정발명의 미국특허 심사실무 I – <거절이유> 편)에서는 수치한정발명에 대한 신규성 및 비자명성 거절이유 판단 실무를 논의하였습니다. 본 지면에서는 이러한 거절이유를 극복하는 방안을 논의하고자 합니다.

III. 거절이유 극복 방안

(1) 신규성 요건 흠결로 거절된 경우

만약 선행문헌이 출원발명 수치범위 5~10 중량% 범위 내인 7 중량%를 기재하고 있는 경우, 7 중량%를 청구범위에서 제외하는 보정(예를 들면 5~6 중량%로 보정하는 방안)으로 거절이유를 극복할 수 있습니다.

만약 선행문헌이 출원발명 수치범위와 중복되는 범위를 기재하고 있는 경우, 출원발명 수치범위의 임계적 의의를 입증하여 거절이유를 극복할 수 있습니다. 임계적 의의를 입증할 수 있는 자료로는 명세서 내에 포함되어 있는 실험 데이터 또는 발명자가 추가적으로 행한 실험 자료를 활용할 수 있으며, 명세서에 기재되어 있지 않은 추가 실험자료는 Declaration under 37 C.F.R. 1.132 서식에 기재하여 제출하여야 합니다.

(2) 비자명성 요건 흠결로 거절된 경우

비자명성 요건 흠결로 거절된 경우, 상기 신규성 요건 흠결로 거절된 경우에서 살펴본 바와 같이 선행문헌에 기재된 수치범위를 청구범위 수치범위에서 제외하는 보정을 행하여 거절이유를 극복할 수 있습니다.

하지만 이러한 경우 심사관은 선행문헌에 기재된 수치 또는 수치범위가 출원발명 수치범위와 매우 근접하거나 해당 수치가 정의하는 변수가 조성물의 물성에 미치게 되는 영향을 설명하고 있음을 사유로 재차 거절할 수 있으므로 종국적으로는 출원발명 수치범위의 임계적 의의를 입증하는 방안으로 거절이유를 극복해야 하는 경우가 많습니다. 임계적 의의를 입증하는 방안은 상기에서 살펴본 바와 같이 명세서 내에 기재된 실험자료 및 추가실험 자료를 활용할 수 있고 추가 실험 자료를 활용하는 경우Declaration under 37 C.F.R. 1.132서식에 기재하여 제출하여야 합니다.

또한, 만약 선행문헌이 출원발명과 중복되는 수치범위를 기재하되, 이를 바람직하지 않은 수치범위로 기재하며 이를 비판할 경우 (teaching away), 통상의 기술자가 출원발명의 수치범위를 차용하지 않을 것이라는 주장으로 거절이유를 극복 할 수 도 있습니다.

(3) 청구항 보정시 유의사항

선행문헌에 기재된 수치 또는 수치범위를 출원발명의 수치범위에서 제외하기 위한 경우 또는 임계적 의의를 갖는 수치범위로 청구범위를 한정하는 보정을 하기 위해서는 명세서가 이러한 청구항 보정을 뒷받침하여야 합니다.

만약 명세서가 보정하고자 하는 수치범위를 명시적으로 기재하고 있는 경우라면 문제가 되지 않지만 그렇지 않은 경우라면 신규사항추가금지 요건(new matter)에 위반되어, 보정을 행할 수 없을 수도 있습니다.

여기서 보정된 수치범위가 명세서 기재내용에 의해 뒷받침된다는 것은 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 수치범위에 따른 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는 정도의 기재를 의미하는 것이고 보정된 수치범위가 명시적으로 명세서에 기재되어 있을 것이 요구되는 것은 아닙니다.

다시 말해 명세서가 축소보정하고자 하는 수치범위를 포함하는 넓은 수치범위를 기재하고 있는 경우, 축소보정 수치범위의 하한치 또는 상한치가 명세서에 명시적으로 기재되어 있을 것이 요구되지는 않습니다. 하지만 수치범위를 보정하여 특허성을 입증하고자 할 경우, 종국적으로 보정된 수치범위의 임계적 의의를 주장하여야 할 것이고 이는 보정된 수치범위에 따른 발명이 출원명세서에 기재된 넓은 수치범위에 따른 발명과 다른 발명임을 주장하는 것이어서 결국 신규사항 추가금지 요건에 위배되는 결과가 됩니다.

예를 들어 출원발명의 5~10 중량% 범위를 8~9 중량%로 보정하여 선행문헌이 기재하고 있는 7 중량%를 청구범위에서 제외하는 보정을 하며 8~9 중량%의 임계적 의의를 입증하는 자료를 제출하는 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 만약 이 경우 출원명세서에 8 또는 9 중량%가 명시적으로 기재되어 있는 경우라면 신규사항추가 금지 요건을 위배하지 않고 보정을 행할 수 있을 것입니다. 하지만 명세서가 5~10중량%를 기재하고 있을 뿐, 8 또는 9중량%를 명시적으로 기재하고 있지 않은 경우, 축소보정된 8~9중량%의 임계적 의의 주장 결과, 신규사항 추가금지 요건 위배의 결과를 초래하게 됩니다.

IV. 제언

위에서 살펴본 바와 같이 수치한정발명에 대해서는 신규성 또는 비자명성 요건 흠결이 모두 문제될 수 있지만 이러한 거절이유를 극복하기 위해서는 종국적으로 출원발명 수치의 임계적 의의를 입증해야 하는 경우가 많습니다. 또한 이와 더불어 청구범위에서 정의하고 있는 수치범위가 조정되어야 하는 경우가 많습니다. 여기서 임계적 의의는 추가적인 실험 데이터를 Declaration under 37 C.F.R. 1.132서식을 통하여 제출하여 입증하는 방안을 고려할 수 있지만 청구항 보정을 위해서는 종국적으로는 보정하고자 하는 수치범위가 명세서에 명시적으로 기재될 것이 요구되게 됩니다. 따라서 수치한정발명의 경우, 최초 명세서 작성 시 차후 보정 시 활용 가능한 다양한 수치를 명세서에 포함시키는 것이 전략적으로 필요하겠습니다.