TUE, 7 décembre 2017, The Coca-Cola Company v. EUIPO (Mitico)

Par cet arrêt, le TUE maintient sa position concernant l’appréciation du risque de parasitisme fondant une opposition. Jusqu’à présent la jurisprudence retenait pour l’analyse, le signe tel que déposé. Le TUE confirme que sont pertinents pour démontrer le risque de parasitisme (consistant  à vouloir tirer profit indûment de la renommée de la marque antérieure), des éléments de preuves permettant une analyse de probabilités quant aux intentions du déposant.

Depuis 2010, The Coca-Cola Company (Coca-Cola) s’oppose à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire « Master » par la société Moderne Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), sur deux fondements : le risque de confusion (article 8§1 sous b) du Règlement 2017/1001) et le risque de tirer profit indûment de la renommée de la marque antérieure (article 8§5 du même règlement). Les marques objets de la procédure sont reproduites ci-dessous :

Au soutien de son opposition, Coca-Cola avait fourni des éléments de preuve de l’utilisation commerciale en dehors de l’Union, notamment en Syrie et au Moyen-Orient, de la marque dont l’enregistrement était demandé :

Par deux fois, la chambre des recours a rejeté le recours de Coca-Cola sur la décision de rejet de l’EUIPO. D’une part, les signes ne sont pas jugés similaires (malgré l’identité des produits). D’autre part, les éléments de preuve produits pour justifier du risque de parasitisme sont écartés car seuls pouvait être pris en compte l’usage de la marque dont l’enregistrement était demandé.

En cours de procédure, Coca-Cola a limité son argumentation au seul risque de parasitisme.

Saisi à nouveau par Coca-Cola d’un recours en annulation de la seconde décision de la chambre des recours, le TUE est saisi de la question de savoir si l’usage de la marque demandée en dehors de l’Union Européenne est pertinent pour apprécier le risque de parasitisme.

Oui, répond le TUE, le principe de territorialité de la marque n’exclut pas la prise en compte d’usages de la marque demandée en dehors de l’Union Européenne pour fonder une déduction logique relative à l’utilisation commerciale « probable » de ladite marque dans l’Union.

L’EUIPO soutenait que le simple fait qu’une marque de l’Union européenne soit déposée n’indiquait pas l’intention du déposant de promouvoir ses produits dans l’Union de la même manière qu’en Syrie ou au Moyen-Orient.

Le Tribunal relève qu’en l’absence d’éléments spécifiques quant aux intentions commerciales du déposant au sein de l’Union, les éléments produits par Coca-Cola et relatifs à l’utilisation effective en dehors de l’Union sont susceptibles de permettre de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indû au sein de l’Union.

Pour la seconde fois, le TUE annule la décision de la chambre des recours de l’EUIPO. Il juge que cette dernière a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve relatifs à l’utilisation de la marque demandée en dehors de l’Union, en ne tenant pas compte des déductions logiques et des analyses qui peuvent en découler quant au risque de parasitisme dans l’Union, violant ainsi l’article 8§5 du Règlement.

Il convient de souligner que cette décision est susceptible d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union Européenne.