法国玩具生产商Meccano公司是法文商标“Meccano”的所有人,商标使用在尼斯分类第28类的玩具等商品上。“Meccano”机械拼装玩具,被誉为比乐高更经典的拼装玩具,拥有一众忠实粉丝。

2006年到2012年,法国杂志Le Point在若干篇文章当中使用了 “Meccano”一词,用来隐喻法国政客以及商界领袖就像“Meccano”拼装玩具一样,需要智慧和机敏。Meccano公司将其诉上法庭,要求追究Le Point的责任,更提出让被告停止这种把它的商标当做一般性词语来使用的行为。根据《法国知识产权法典》,如果商标注册后,因为商标权利人的作为或是不作为,导致该商标成为其所注册使用的商品或服务的通用名称,该商标应予撤销。因此,它有义务制止Le Point的前述行为。

此前,法国法院对于文字标记是作为商标的使用,还是新闻报道中的文字使用问题,界限一般划在“是否有商业目的”上。当然,这个标准也并未被绝对适用,巴黎初审法院在1980年的Bic案中,虽然新闻报道没有商业目的,也判处出版商侵权。

在本案中,巴黎初审法院认为被告行为没有什么不妥,驳回了Meccano公司的起诉。但上诉法院却认为,Le Point一再使用原告商标,且并未标注商标权利人,该词在新闻语境中被当作一般性隐喻指代词使用,相当于把这个商标标志概念化,并进而将它扩大指代所有的建筑以及组装系统,这种行为应认定为侵权,被告应赔偿原告3万欧元。Le Point上诉。2017年3月1日,法国最高法院做出判决,认为把注册商标当成一般词汇使用本身并不违法,除非这种使用会造成商标的退化。最高院认为上诉法院并没有阐明被告对“Meccano”的使用是否可能造成原告商标的退化,就直接做了侵权认定,有失偏颇。案件遂发回上诉法院重新审理。

短评:

本案中,法国最高院的判决,虽然没有直接判断Le Point的行为是否构成侵权,但是明确了将商标“一般化”的使用是否会构成侵权的判断标准。对此,最高院的观点有两个层面:

一是把注册商标当成一般词汇使用本身并不违法;二是,对前述行为的法律容忍度是它不会造成退化,一旦产生退化他人商标的可能,其行为就要认定侵权。因为上诉法院论证时未对有无退化可能进行阐明,属于对关键的事实没有审查论证,最高院把案件发回重审。最终结果还要看上诉法院对于“退化”问题的审查定性。

对于知名度较高的商标,侵权人总是变换各种花样“蹭热度”,除了一般的复制摹仿,还想方设法把高知名度的商标“通用化”,要么直接把商标用作商品名称,要么通过隐喻等方式含蓄地用作商品名称,要么添加“风格”、“工艺”、“风味”等词汇将商标类型化为某种商品,从而割裂商标与原特定商品的联系,让自己的使用“正当化”。万慧达曾经成功代理博洛尼公司诉丰立公司,在这个案件中,丰立公司使用“钛马赫工艺”等广告语,想把原告的商标“偷换”一种工艺的名称,使博洛尼公司的“钛马赫”及“Tellmach”商标的显著性逐步消弱并面临通用化的风险,对注册商标专用权造成了损害,最终被法院认定属于不正当的使用,构成侵权。同时,我们还可以看到,对于将他人商标用作一般用语的状况,在决定是否给予救济时,中国法院和法国最高院一致,都要看是否有商标退化的风险,而并不要求实际造成了退化。