Mit Beschluss vom 09.05.2019, Az: I ZB 83/18, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Kosten des mitwirkenden Patentanwaltes nicht gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG (seit 14.1.2019: § 140 Abs. 4 MarkenG) zu erstatten sind, wenn das Gericht über einen nur hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Anspruch nicht entschieden hat.

In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit vor den Münchner Gerichten hatte der Kläger seine Ansprüche in erster Linie auf eine Verletzung seines Namensrechtes gemäß § 12 BGB und hilfsweise in zweiter Linie auf eine (wohl gleichlautende) Unionsmarke gestützt. Auf Seiten des Klägers wirkte ein Patentanwalt mit.

Das Landgericht München I gab der Klage bereits aufgrund der Verletzung des Namensrechtes statt. Über die hilfsweise behauptete Verletzung der Unionsmarke entschied das Gericht dementsprechend nicht. Die Kosten des Rechtsstreits hatte der Beklagte zu tragen.

Im Rahmen der Kostenfestsetzung machte der Kläger auch die Kosten des mitwirkenden Patentanwaltes geltend. Das Landgericht München I hielt die Kosten des mitwirkenden Patentanwaltes für erstattungsfähig und erließ einen entsprechenden Kostenfestsetzungsbeschluss, der auch die Kosten des Patentanwaltes beinhaltete. Die hiergegen von dem Beklagten eingelegte Beschwerde wies das Oberlandesgericht München zurück. Auch wenn die in erster Linie geltend gemachten namensrechtlichen Ansprüche keine Kennzeichenstreitsachen darstellen würden, würden die markenrechtlichen Ansprüche auch bei einer hilfsweisen Klagehäufung nicht erst Gegenstand der Klage, sobald das Gericht den vorrangig geltend gemachten Klagegrund nicht für durchgreifend erachte. Die Parteien hätten vielmehr bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils Veranlassung, sich mit den hilfsweise geltend gemachten Ansprüchen zu befassen. Dies gelte auch dann, wenn – wie im Streitfall – über die markenrechtlichen Ansprüche keine Entscheidung ergehe.

Der Bundesgerichtshof folgte dieser Auffassung nicht und führte folgendes aus:

Nach § 140 Abs. 3 MarkenG (seit 14.01. 2019: § 140 Abs. 4 MarkenG) sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Diese Vorschrift ist gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden. Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen.

Für namensrechtliche Ansprüche gibt es keine dem § 140 Abs. 4 MarkenG n. F. entsprechende Vorschrift. Die namensrechtlichen Ansprüche stellten keine Kennzeichenstreitsachen dar, sodass insoweit auch keine Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. in Betracht kommen würde. Bei den vom Kläger hilfsweise geltend gemachten, auf die Verletzung einer Unionsmarke gestützten Ansprüchen handele es sich zwar um Kennzeichenstreitsachen. Hierüber habe indes das Gericht nicht entschieden, sodass aus diesem Grunde die Kosten des mitwirkenden Patentanwaltes nicht zu erstatten seien.

Hätte somit der Kläger die Klageansprüche in erster Linie auf die Unionsmarke gestützt, wäre eine Erstattung der Patentanwaltskosten in Betracht gekommen. Allerdings gibt es Fälle, in denen es Sinn macht, die Ansprüche vorrangig auf das Namensrecht gemäß § 12 BGB zu stützen. Ein kennzeichenrechtlicher Anspruch setzt voraus, dass die Gegenpartei „im geschäftlichen Verkehr“ gehandelt hat. Wenn dies nicht der Fall ist bzw. nicht nachgewiesen werden kann, bleibt als Anspruchsgrundlage in geeigneten Fällen noch § 12 BGB, der ein Handeln im geschäftlichen Verkehr nicht voraussetzt.