Mit dem am 14.1.2019 in Kraft getretenen Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) wurde die sogenannte wandernde Benutzungsschonfrist für das Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt abgeschafft.

Nach altem Recht konnte der Inhaber der angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren die Einrede der Nichtbenutzung erheben, wenn die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke abgelaufen war. Ferner konnte der Inhaber die Einrede der Nichtbenutzung erheben, wenn während des Widerspruchsverfahrens die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke ablief (sog. wandernde Benutzungsschonfrist).

Nach neuem Recht (§ 43 Abs. 1 MarkenG n. F.) kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erheben, wenn die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke abgelaufen war; maßgeblich für die Berechnung des Benutzungszeitraums ist somit für die Verfahren ab dem 14.1.2019 nicht mehr der Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, sondern der Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke. Wenn die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke während des Widerspruchsverfahrens abläuft, ist dagegen nach neuem Recht die Einrede der Nichtbenutzung durch den Inhaber der angegriffenen Marke nicht mehr möglich, so auch die entsprechende Regelung unter Art. 47 UMV für die Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO.

Sollte somit in einem ab dem 14.1.2019 eingeleiteten Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke während des Verfahrens ablaufen, so bleibt dem Inhaber der angegriffenen Marke nichts anderes übrig als einen Löschungsantrag (jetzt: Nichtigkeitsantrag) wegen Verfalls gegen die Widerspruchsmarke zu stellen und damit ein zweites Verfahren einzuleiten.

Der Unterschied zwischen altem und neuem Recht lässt sich recht gut veranschaulichen an dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 26.11.2018 in der Beschwerdesache mit dem Aktenzeichen: 26 W (pat) 554/17. Gegenstand dieses Verfahrens waren:

  • die Unionswortmarke „PETCO“ als Widerspruchsmarke, eingetragen am 25.2.2013 in das Register beim EUIPO für die Waren: arzneimittelhaltige Pflegemittel für Haustiere und Haarpflege- und Hautpflegemittel, nämlich Shampoos für Haustiere, Conditioner für Haustiere, Kölnischwasser für Haustiere, Puder für Haustiere, Seifen für Haustiere, Sprays für Haustiere, Wischtücher für Haustiere, Tropfen für Haustiere

sowie

  • die angegriffene deutsche Marke „petso“, eingetragen in das Register des DPMA am 20.6.2014 für diverse Dienstleistungen in Bezug auf Tiere und Haustiere, Gesundheits- und Schönheitspflege für Tiere, Ernährung für Tiere, Tierhaltung, Tierausbildung und -erziehung, Tiervermietung, Tierzucht und Dienstleistungen für Tiere.

Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht lief für die Widerspruchsmarke am 25.2.2018 die Benutzungsschonfrist ab. Mit Schriftsatz vom 6.4.2018 erhob die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Dieser Schriftsatz wurde der Widersprechenden am 16.4.2018 zugestellt.

Das Bundespatentgericht musste nunmehr gemäß § 78 Abs. 2 MarkenG dem Inhaber der Widerspruchsmarke im schriftlichen Verfahren Gelegenheit geben, sich zu dieser Einrede zu äußern. Das Bundespatentgericht wartete mehr als sieben Monate ab, ob der Inhaber der Widerspruchsmarke Benutzungsunterlagen vorlegen würde. Dies geschah nicht. Der Inhaber der Widerspruchsmarke legte keinerlei Unterlagen für die Benutzung seiner Marke vor. Mit dem genannten Beschluss vom 26.11.2018 kam das Bundespatentgericht folgerichtig zu dem Ergebnis, dass der Inhaber der Widerspruchsmarke deren Benutzung nicht nachgewiesen habe, so dass der Widerspruch zurückzuweisen sei. Ferner wurden dem Inhaber der Widerspruchsmarke die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Nach neuem Recht hätte der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung nicht erheben können, wenn die Benutzungsschonfrist während des Verfahrens abgelaufen war. Er hätte nach Ablauf der Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke während des Verfahrens seinerseits einen Nichtigkeitsantrag gegen die Widerspruchsmarke wegen Verfalls stellen müssen.

Die Abschaffung der „wandernden Benutzungsschonfrist“ gilt im Übrigen (überraschenderweise) nur für das Widerspruchsverfahren, nicht dagegen für den Verletzungsprozess und auch nicht für das amtliche Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte und schließlich auch nicht für das Nichtigkeitsklageverfahren wegen älterer Rechte.

Im Verletzungsprozess kann der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erheben,

  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Zustellung der Klage abgelaufen war, § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG n.F., und
  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung abgelaufen war, § 25 Abs. 2 S. 2 MarkenG n.F..

Im Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte vor dem DPMA kann der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erheben,

  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Antragstellung abgelaufen war, § 53 Abs. 6 S. 1 MarkenG n.F., und
  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Entscheidung abgelaufen war, § 53 Abs. 6 S. 3 MarkenG n.F., und
  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt des Anmelde- oder Prioritätstages der angegriffenen Marke abgelaufen war, § 53 Abs. 6 S. 4 MarkenG n.F..

Im Nichtigkeitsklageverfahren wegen älterer Rechte kann der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erheben,

  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Zustellung der Klage abgelaufen war, § 55 Abs. 3 S. 1 MarkenG n.F., und
  • wenn die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung abgelaufen war, § 55 Abs. 3 S. 2 MarkenG n.F., und

wenn die Benutzungsschonfrist zum Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke abgelaufen war, § 55 Abs. 3 S. 3 MarkenG n.F..