(La versione originale di quest’articolo è stata pubblicata su Diritto 24)

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di impresa, ha di recente depositato una pronuncia di un qualche interesse in tema di concorrenza sleale e relativa responsabilità risarcitoria.

Un’azienda italiana molto nota nel settore della produzione di patatine e snack aveva agito nei confronti di una concorrente, sostenendo che questa avesse ripreso, nel confezionamento di suoi prodotti, gli elementi distintivi di una serie di confezioni di patatine della prima, registrate anche come marchio. Qui sotto è riprodotto il marchio relativo a una delle confezioni interessate.

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L’attrice lamentava che la condotta della convenuta costituisse concorrenza sleale confusoria e per agganciamento e contraffazione di marchio; essa aveva chiesto, previo accertamento dell’illecito, l’inibitoria, il risarcimento del danno e la richiesta di pubblicazione.

Il Tribunale di Milano ha accolto la tesi che le confezioni dell’attrice possedessero carattere distintivo in virtù del “minimalismo comunicazionale” espresso dalla loro sobrietà e pulizia grafica, in contrapposizione alla cifra stilistica tipica del settore, caratterizzata da colori più intensi e una moltitudine di elementi grafici. Il Tribunale ha, altresì, accertato che le confezioni della convenuta oggetto del giudizio ne avessero ripreso gli elementi salienti (sfondo bianco, immagine al centro del prodotto, scritta descrittiva del prodotto, posizione del marchio, dell’immagine e della scritta, presenza di due bordi colorati).

Tuttavia, i giudici milanesi hanno negato la sussistenza della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale confusoria, ritenendo assente il rischio di confusione per il pubblico.  Secondo il Collegio, tale rischio sarebbe stato escluso dalla contestuale presenza di alcuni elementi grafici di differenziazione e del marchio notorio della convenuta sulle confezioni di quest’ultima, oltre che dalla diversità dei canali di vendita utilizzati (grande distribuzione per i prodotti dell’attrice, hotel, ristoranti e catering per quelli della convenuta).

Per contro, il Tribunale ha giudicato invece che la ripresa delle caratteristiche salienti e distintive delle confezioni dell’attrice, pur non essendo idonea a ingenerare confusione nel pubblico, integrasse tuttavia una fattispecie di concorrenza sleale per agganciamento, riconducibile all’art. 2598 n 2 c.c. (che disciplina, per quanto qui rileva, l’appropriazione di pregi del concorrente).

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il lancio del prodotto in una nuova confezione simile a quella già accreditata dal concorrente, anche con investimenti pubblicitari, e in un settore – quello dei prodotti di consumo – dove il confezionamento ha un rilievo preminente, avesse determinato lo sfruttamento dell’altrui lavoro ed investimento, consentendo alla convenuta di trarre un ingiusto approfittamento dell’altrui attività, pur in mancanza dell’idoneità del prodotto a generare confusione.

Questa conclusione ha indotto il Tribunale a concedere anzitutto l’inibitoria richiesta dall’attrice, nonostante l’utilizzo delle confezioni illecite in questione da parte della convenuta fosse già cessato da anni (a tal riguardo, il Collegio ha osservato che la convenuta non si era mai impegnata incondizionatamente a non riprendere tale utilizzo,  e che pertanto l’interesse dell’attrice all’inibitoria non era venuto meno).

Nel decidere sulle richieste risarcitorie, i giudici milanesi hanno ritenuto di dover applicare l’art. 125 C.p.i. (si potrebbe discutere dell’applicabilità di queste norme a un risarcimento conseguente a condotte concorrenzialmente sleali, sebbene “interferenti”, ma non è questa la sede). Quest’ultimo prevede che si possa tener conto, nella quantificazione del lucro cessante, dei “benefici” realizzati dall’autore della violazione, ma pur sempre secondo i principi generali della responsabilità extracontrattuale, cioè subordinatamente alla prova di un nesso causale tra il mancato guadagno che si lamenta e l’atto illecito; non sarebbe, cioè, consentito secondo il Collegio “presumere … che ogni vendita realizzata dall’autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto”. L’alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prevede la commisurazione del danno al corrispettivo che il danneggiato avrebbe chiesto al danneggiante per la concessione di un’ipotetica licenza, prescinderebbe, invece, da tale relazione causale e non richiederebbe alcuna autonoma domanda.

Secondo l’art. 125 comma 3 C.p.i. in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, il titolare del diritto leso può in ogni caso, chiedere la retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione, ma, secondo i giudici milanesi, “a condizione che vi sia l’istanza della parte e che sia alternativa alla domanda del risarcimento del danno da lucro cessante”. Tale rimedio alternativo sarebbe riconducibile alla logica (della rimozione) dell’arricchimento senza causa e non a quella strettamente risarcitoria della reintegrazione del patrimonio leso.

Applicando questi principi al caso di specie, il Tribunale ha osservato che l’attrice, da un lato, non aveva provato una contrazione delle vendite per effetto dell’illecito della convenuta, e, dall’altro, non aveva formulato domanda di retroversione degli utili. Il Collegio pertanto ha ritenuto che l’’unico criterio da esso utilizzabile per il risarcimento del danno da lucro cessante fosse quello della determinazione della royalty ipotetica, mentre il danno emergente potesse essere identificato con gli investimenti pubblicitari effettuati dall’attrice per il lancio e le pubblicità relative alle confezioni che la convenuta aveva parassitariamente sfruttato. Per il concreto calcolo dell’uno e degli altri, il Collegio si è avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale ha in ogni caso osservato ad abundantiam che “… gli utili conseguiti dalla convenuta … non avrebbero potuto comunque essere oggetto d’ integrale retroversione, neppure in caso di apposita domanda, perché a tale fine, solo l’arricchimento causalmente determinato dalla violazione può venire in considerazione”. In altre parole, secondo il Tribunale, anche quando si chiede la retroversione degli utili – e prescindendo dall’annosa questione della definizione di “utile” a questi fini – sono pur sempre restituiti solo gli utili dell’autore dell’illecito di cui sia dimostrato che sono stati realizzati per effetto della violazione.