De rechtbank Den Haag oordeelde onlangs dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen het merk 'Netherlands Film Academy' en de handelsnaam 'Dutch Filmers Academy'. Gezien de zeer geringe beschermingsomvang vanwege de beschrijvendheid van het Uniemerk 'Netherlands Film Academy' van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten (AHK), heeft NFo met haar teken 'Dutch Filmers Academy' voldoende afstand genomen van het Uniemerk, waardoor de vordering van AHK is afgewezen.

Achtergrond De Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten (AHK) is een instelling voor hoger beroepsonderwijs in de kunsten die opleidingen aanbiedt, waaronder verschillende filmopleidingen van de Nederlandse Filmacademie. NFo is een particulier opleidingsinstituut voor beroepsfotografie die MBO- en HBO-opleidingen aanbiedt op het gebied van ‘audiovisuele storystelling en nieuwe media’. Voor deze faculteit is de naam Dutch Filmers Academy gekozen.

De AHK stelt dat NFo door het gebruik van het afgebeelde teken (zie onderstaande afbeelding) onder meer inbreuk maakt op haar merk Netherlands Film Academy, geregistreerd voor onderwijsdiensten (klasse 41) alsmede op haar handelsnaamrechten.

In het Benelux en EU-merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken tekens. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken producten en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van producten en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en de registratie van het jongere merk. Op grond van jurisprudentie geldt dat verwarringsgevaar ook kan worden aangenomen indien het relevante publiek in de veronderstelling zou kunnen zijn dat de betrokken producten of diensten van dezelfde of van een verbonden onderneming afkomstig zijn.

Handelsnaamvergelijking In het Nederlandse handelsnaamrecht wordt uitgegaan van het principe dat de oudere rechtmatig gevoerde handelsnaam bescherming geniet ten opzichte van de jongere identieke dan wel overeenstemmende handelsnaam, indien mede gelet op de aard en de plaats van vestiging van de beide ondernemingen verwarringsgevaar bij het publiek valt te duchten. Er kan een beroep worden gedaan op (artikel 5 van) de Handelsnaamwet indien aan de volgende punten is voldaan:

  • Er dient sprake te zijn van een handelsnaam;
  • De handelsnaam werd op een eerder moment rechtmatig gevoerd;
  • Bij het publiek kan, gezien de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring ontstaan tussen beide ondernemingen.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zijn onder meer de volgende factoren van belang:

  • De vergelijking dient in het geheel plaats te vinden, waarbij naar de meest kenmerkende delen wordt gekeken;
  • De namen dienen identiek te zijn of in zo geringe mate van elkaar af te wijken, dat er gevaar voor verwarring ontstaat bij het publiek;
  • De plaats van vestiging, meer specifiek de werkingssfeer van de ondernemingen;
  • De aard van de ondernemingen: indien beide ondernemingen zich in dezelfde tak van handel of industrie bewegen en zich tot dezelfde doelgroep richten, is er sneller sprake van verwarringsgevaar.

Uitspraak De rechtbank oordeelt in deze zaak dat, ondanks de hoge mate van begripsmatige overeenstemming en soortgelijkheid van de betrokken diensten, er geen verwarringsgevaar bestaat tussen het door NFo gebruikte teken en het woordmerk Netherlands Film Academy omdat er slechts lichte auditieve overeenstemming is en zeer beperkte visuele overeenstemming. Tevens is het onderscheidend vermogen van het Uniemerk wegens de beschrijvendheid en de omstandigheid dat anderen vergelijkbare namen gebruiken zeer mager. Ook is sprake van een zeer hoge oplettendheid bij het relevante publiek wanneer het gaat om het kiezen van een juiste en meerjarige opleiding waardoor de kans op verwarring niet groot is.

Gelet op bovenstaande zijn de vorderingen van AHK afgewezen. Ook haar beroep op het handelsnaamrecht mag vanwege de beperkte overeenstemming tussen de handelsnamen van de AHK en NFo en de mate van beschrijvendheid van de handelsnamen ‘Nederlandse Filmacademie’ en ‘Netherlands Film Academy’ niet baten.

Advies Naarmate een benaming een groter onderscheidend vermogen heeft, is de beschermingsomvang ruimer. Indien u kiest voor een beschrijvende benaming zal u lang niet altijd kunnen optreden tegen het gebruik van een overeenstemmende benaming. Om op voorhand een inschatting te kunnen maken van het bestaan van eerdere merkinschrijvingen die een mogelijk bezwaar vormen, kan een merkgelijkenisonderzoek worden uitgevoerd.