Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 18. Oktober 2017 vier richtungsweisende Entscheidungen zu sogenannten Warenformmarken gefällt. Der BGH hob Beschlüsse des Bundespatentgerichts auf, mit denen die Löschung von dreidimensionalen Formmarken für die Ritter Sport Schokoladen-Verpackung sowie Dextro Energy Traubenzucker angeordnet worden war.

Hintergrund

Ritter Sport hatte bereits 1995 bzw. 1998 Markenschutz an der Verpackung ihrer quadratischen Schokoladentafeln ohne Aufdruck eingeholt. Die Marken wurden damals als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. Gegen die Eintragungen war die Kraft Foods Schweiz Holding zunächst erfolgreich vorgegangen. Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die angegriffene Gestaltung lediglich aus einer (Verpackungs-)Form bestehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Derartige Formen dürften nicht für einen Wettbewerber monopolisiert werden.

Die Firma ZERTUS, Muttergesellschaft der Firma Dextro Energy, hatte sich im Jahr 2003 zwei 3-D-Marken auf die Form ihrer Traubenzucker-Täfelchen eintragen lassen. Auch hier wurde Markenschutz aufgrund der Verkehrsdurchsetzung bewilligt. Ein Konkurrent beantragte die Löschung der Marken und bekam zunächst Recht. Die Form sei erforderlich, um eine technische Wirkung zu erreichen, entschied das Bundespatentgericht, denn die Form biete die raumsparendste Möglichkeit der Lagerung, die runden Ecken erleichtern den Verzehr und die mittige Vertiefung diene als Sollbruchstelle zum leichten Teilen des Täfelchens. Warenformen, deren wesentliches Merkmal eine technische Funktion erfüllt, sind von der Markenfähigkeit ausgeschlossen.

Brisant an den Entscheidungen war: Die vom Bundespatentgericht angenommenen Schutzhindernisse lassen sich nicht durch den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung überwinden.

Beschlüsse des BGH

Der BGH hat auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Zur Ritter Sport Verpackung hält der BGH fest, dass Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, nicht als Marke schutzfähig sind. Dies gelte bei einer 3-D-Marke dann, wenn die Form eine oder mehrere Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohne, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suche. Der BGH vertritt die Ansicht, dass die quadratische Form der Tafelschokolade keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade sei.

Auch hinsichtlich der Traubenzucker-Form bestätigt der BGH, dass Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, keinen Markenschutz beanspruchen können. Soweit die besonders geformten Ecken und Kanten der Traubenzucker-Täfelchen den Verzehr angenehmer gestalten, liege darin aber keine technische Funktion, sondern eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Eine Warenformmarke ist nur dann als Marke nicht schutzfähig, wenn alle ihre wesentlichen Merkmale technische Funktionen aufweisen. Dies könne indessen für die Gestaltung der Ränder der Täfelchen und die Stapelung der Einzeltäfelchen mit diesen Rändern nicht festgestellt werden, weshalb die Entscheidungen des Bundespatentgerichts vor dem BGH keinen Bestand hatten.

Das Bundespatentgericht muss nun klären, ob andere Gründe vorliegen, die einen Markenschutz für die beiden Produktformen ausschließen. Bis dahin können die Hersteller mit Hinweis auf die Verkehrsdurchsetzung für ihre Produkte weiterhin Markenschutz beanspruchen.