Onlangs speelde de vraag of de term BREXIT op zichzelf in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming. De Kamer van Beroep van het EU merkenbureau heeft zich over deze kwestie gebogen.

In 2016 werd een Uniemerkaanvraag verricht voor het woordmerk ‘BREXIT’ voor waren in klasse 5 (onder meer voor voedselsupplementen en vitamine dranken), klasse 32 (energiedranken, bier, fruit- en groentesappen) en klasse 34 ((elektronische) sigaretten). De inschrijving van het merk BREXIT werd geweigerd op de volgende gronden:

  • Gebrek aan onderscheidend vermogen; en,
  • Strijd met de openbare orde of de goede zeden.

Het EU merkenbureau was van mening dat de term BREXIT niet in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming, omdat EU inwoners welbekend zijn met de term die staat voor de veelbesproken uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Daarnaast brengt Brexit serieuze gevolgen mee voor de gehele Europese samenleving en niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk. De beoordelaar van de aanvraag stelde dat indien het merk zoals het is aangevraagd, wordt geregistreerd als Uniemerk voor waren als energiedrankjes of sigaretten en niet voor het oorspronkelijke doel, veel mensen, en dan met name diegenen die tegen Brexit stemden, hier aanstoot aan kunnen nemen. De deposant heeft daarop beroep aangetekend tegen de weigering tot inschrijving van het merk.

Openbare orde/goede zeden

In beroep wordt geoordeeld dat de term BREXIT géén morele betekenis heeft. Brexit betreft een autonome politieke beslissing, geheel in lijn genomen met de juridische en staatsrechtelijke vereisten. Daarnaast wordt het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting benadrukt.[1] De vrijheid van meningsuiting is niet alleen van toepassing op ‘informatie’ of ‘ideeën’ die gunstig worden ontvangen of als niet aanstootgevend worden beschouwd, maar ook op uitingen die kunnen beledigen, shockeren of verontrusten.[2] Dit recht is niet onbeperkt, maar kan slechts worden beperkt wanneer dit is voorzien bij wet, een geoorloofd doel dient en noodzakelijk is in een democratische samenleving.

In lijn met deze uitleg wordt geoordeeld dat de term BREXIT als merk niet in strijd is met de goede zeden:

“BREXIT is not a provocation or incitement to crime or disorder. Nor is it an emblem for terrorism or oppression or discrimination of any kind. Nor is it a synonym for social unrest. ‘BREXIT’ is not a byword for hate, sexism, racism or anything of the sort. Nor is it lewd or salacious. Of course, ‘BREXIT’ is a contentious and controversial topic. Nevertheless, when applied as a brand to electronic cigarettes, beer or fruit juices, the political and hotly controversial message of ‘BREXIT’ dissolves in humour. Its polemical meaning largely disappears when it is used as a brand indicating the commercial origin of those goods.”

Vervolgens verwijst de Kamer van Beroep naar enkele bestaande nationale UK registraties voor het merk BREXIT, zoals ‘BREXIT THE MUSICAL’ en ‘English Brexit Tea’. Indien de term BREXIT in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden, dan zou de acceptatie van deze merken ook vreemd zijn, te meer gezien het feit dat de impact van BREXIT in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk groter is dan in andere delen van de EU.

Onderscheidend vermogen

Om in aanmerking te komen voor merkenrechtelijke bescherming, is vereist dat de essentiële functie van een merk wordt vervuld, inhoudende het kunnen identificeren van de commerciële herkomst van waren of diensten, daarmee het relevante publiek in staat stellende om de waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst. Daarnaast wordt opgemerkt dat de term BREXIT een memorabele combinatie van woorden is, waarmee een speelse wending wordt genomen op de woorden ‘Britain’ en ‘exit’. Daarmee geeft het een ‘striking and surprising impression on the consumer’, waardoor onderscheidend vermogen voor de betreffende waren aanwezig wordt geacht. Het beroep is daarmee succesvol, de bestreden uitspraak wordt nietig verklaard en het merk wordt toch ingeschreven.

Over de gevolgen van Brexit voor uw bestaande EU registraties is op dit moment nog geen duidelijkheid. De Europese Commissie heeft onlangs wel een zogenaamde 'position paper' gepubliceerd over Intellectuele Eigendomsrechten post-Brexit; wij lichten deze toe in dit (Engelstalige) artikel. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en houden wij u op de hoogte.