Am 27. September 2017 befasste sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit prozess- und materiell-rechtlichen Fragen, die über das Geschmacksmusterrecht hinaus von Bedeutung sind. Der EuGH hat entschieden, dass ein nationales Gericht – vorliegend das Oberlandesgericht Düsseldorf – gegenüber einer ausländischen Beklagten – hier BigBen Interactive SA mit Sitz in Frankreich – mit europaweiter Wirkung über Annexansprüche (z.B. Auskunfts-, Herausgabe- oder Schadenersatzansprüche) urteilen darf.

Geschmacksmusterrechte (Designs) an Zubehör für Wii-Konsolen

Nintendo ist Inhaberin von mehreren Gemeinschaftsgeschmacksmustern für Zubehör für Wii-Kosolen wie Nunchucks, Balance Boards und Fernbedingungen. BigBen Interactive SA (nachfolgend „BigBen Frankreich“) stellt dasselbe Zubehör her, welches zudem mit der Wii-Konsole kompatibel ist. BigBen Frankreich vertreibt das Zubehör an Verkäufer in Belgien, Frankreich und Luxemburg. Den Vertrieb an deutsche und österreichische Kunden übernimmt BigBen Interactive GmbH (nachfolgend „BigBen Deutschland“). BigBen Deutschland hat kein eigenes Warenlager. Die bestellten Waren werden aus Frankreich an BigBen Deutschland geliefert.

Nintendo vertritt die Auffassung, dass der Vertrieb gewisser von BigBen Frankreich hergestellter Produkte ihre Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechte verletze. Zudem ist Nintendo der Meinung, dass die Abbildung von den Geschmacksmustern entsprechenden Produkten (hier die Abbildung von Wii-Konsolen) für kommerzielle Zwecke ebenfalls Rechte aus den Geschmackmustern verletze (vgl. die entsprechende Zusammenfassung im Urteil des EuGH, C-24/16 und C-25/16, vom 27. September 2017).

Das Landgericht Düsseldorf hat festgestellt, dass BigBen Deutschland und BigBen Frankreich Gemeinschaftsgeschmackmuster von Nintendo verletzt haben. Dagegen hielt es fest, dass die Abbildung von den Geschmacksmustern entsprechenden Produkten keine Verletzung darstelle. Das Landgericht Düsseldorf erliess folgende Anordnungen:

  • BigBen Deutschland wurde dazu verurteilt, die Verwendung der Geschmacksmuster in der EU zu unterlassen. Den Annexansprüchen von Nintendo (Auskunftsansprüche, Rechnungslegung, Feststellung einer Schadenersatzpflicht, Vernichtung und Rückruf der beanstandeten Waren, etc.) hat das Landgericht ohne räumliche Beschränkung stattgegeben.
  • BigBen Frankreich wurde ebenfalls dazu verurteilt, die Geschmacksmuster in der Union nicht mehr zu gebrauchen. Bezüglich Annexansprüche hat das Landgericht das Urteil auf die Lieferungen der beanstandeten Waren an BigBen Deutschland beschränkt. Räumlich hat es dagegen keine Beschränkung vorgenommen. Als international-privatrechtlich anwendbar erachtete das Landgericht das deutsche, österreichische und französische Recht, weil es verschiedene Verletzungsorte gäbe.

Gegen das Urteil des Landgerichtes Düsseldorf haben die Parteien Berufung eingelegt. BigBen Frankreich rügte, das Landgericht Düsseldorf habe keine internationale Zuständigkeit für die europaweite Anordnung bezüglich Annexansprüche. Nintendo wiederum rügte, dass das Urteil sich auf Warenlieferungen zwischen BigBen Frankreich und BigBen Deutschland beschränkte. Zudem vertritt Nintendo weiterhin die Ansicht, dass die den Geschmackmustern entsprechenden Produkte nicht abgebildet werden dürfen (vgl. die entsprechende Zusammenfassung im Urteil des EuGH, C-24/16 und C-25/16, vom 27. September 2017).

Drei Vorlagefragen

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat das Berufungsverfahren ausgesetzt und dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (Beschluss des OLG Düsseldorf, Az. I-20 U 225/13, vom 7. Januar 2016):

  • Kann ein nationales Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht eine ausländische Beklagte, die nach Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 (Gerichtsstand des qualifizierten engen Sachzusammenhanges) mit einer inländischen Beklagten zusammen verklagt wird, mit europaweiter Wirkung betreffend Annexansprüche verurteilen? Und können diese Ansprüche über die die Zuständigkeit begründenden Lieferungen zwischen BigBen Deutschland und BigBen Frankreich hinaus auch Handlungen von BigBen Frankreich alleine betreffen, d.h. der Vertrieb von beanstandeten Produkten durch BigBen Frankreich in Frankreich, Belgien und Luxemburg?
  • Darf ein Dritter zu kommerziellen Zwecken das Gemeinschaftsgeschmackmuster abbilden, um kompatibles Zubehör zu vertreiben? Was sind die Voraussetzungen hierfür?
  • Wie ist der Ort, „in dem die Verletzung begangen wurde“ (Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 864/2007, d.h. der Verordnung über das auf ausservertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht, Rom II), in verschiedenen Fallgestaltungen auszulegen?

Internationale Zuständigkeit für Annexansprüche mit europaweiter Wirkung gegeben

Der EuGH kam zum Schluss, dass das nationale Gericht am Gerichtsstand des engen Sachzusammenhanges auch gegenüber ausländischen Beklagten vollumfänglich kognitionsbefugt ist und damit auch gegenüber solchen Beklagten Annexansprüche mit europaweiter Wirkung beurteilen und entsprechende Anordnungen erlassen kann.

Folgende Argumente waren hierfür massgebend:

  • Art. 79 ff. der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (Verordnung Nr. 6/2002) enthalten verschiedene prozessuale Bestimmungen. Nach Art. 82 Abs. 1 sind für Klagen wegen Geschmacksmusterrechtsverletzung die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dem die Beklagte ihren Sitz oder eine Niederlassung hat. Vorbehalten bleiben nach Art. 79 gewisse Gerichtsstandsbestimmungen in der Verordnung Nr. 44/2001. Nach Art. 82 Abs. 5 können auch die Gerichte in dem Mitgliedsstaat zuständig sein, in dem eine Verletzungshandlung begangen wurde oder droht. Art. 83 Abs. 1 besagt, dass bei einer Zuständigkeit nach Art. 82 Abs. 1 (Sitz der Beklagten) das zuständige Gericht auch für die Beurteilung von Verletzungshandlungen in anderen Mitgliedstaaten zuständig ist. Nach Art. 83 Abs. 2 ist die Kognition des nach Art. 82 Abs. 5 zuständigen Gerichts (Gericht am Handlungsort) dagegen auf Verletzungshandlungen im betreffenden Mitgliedstaat beschränkt.
  • Gemäss EuGH sind diese Bestimmungen im Verhältnis zur Verordnung Nr. 44/2001 lex specialis. Die Anwendungsvoraussetzungen von Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 (enger Sachzusammenhang) werden jedoch in den Art. 79 ff. der Verordnung Nr. 6/2002 nicht näher erläutert.
  • Als wichtige Voraussetzung des Gerichtsstands des engen Sachzusammenhangs muss zwischen den Klagen desselben Klägers gegen verschiedene Beklagte ein derart enger Zusammenhang bestehen, dass zur Vermeidung widersprüchlicher Urteile eine gemeinsame Entscheidung geboten ist. Eine mögliche abweichende Entscheidung genügt alleine nicht. Entscheidend ist, dass dieselbe Sach- und Rechtslage vorliegt. Dies ist gemäss EuGH vorliegend erfüllt.
  • Die räumliche Reichweite von Unterlassungsanordnungen wird durch i) die räumliche Zuständigkeit des urteilenden Gerichts wie auch ii) die räumliche Reichweite des geschmacksmusterrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts bestimmt. Gemäss EuGH muss dies auch für Annexansprüche gelten, auch wenn diese nicht harmonisiert sind. Der EuGH folgert, dass die Ausschliesslichkeitsrechte durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster unionsweite Wirkung haben. Betreffend die räumliche Reichweite der Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes führt der EuGH aus, dass Art. 83 der Verordnung Nr. 6/2002 für gewisse Zuständigkeiten die räumliche Reichweite festlege. Für die Zuständigkeit nach Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 liegt jedoch keine ausdrückliche Regelung vor. Aus Sinn und Zweck und dem Wortlaut von Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 ergäbe sich jedoch keine räumliche Beschränkung.

Geschmacksmusterrechtliches Zitierrecht

Der EuGH hat entschieden, dass die Abbildung von geschmacksmusterrechtlich geschützten Produkten eine erlaubte Zitierung darstellen kann. Bei der zweidimensionalen Darstellung eines solchen Produktes könne eine Wiedergabe vorliegen. Die Wiedergabe müsse allerdings zum Zweck der Zitierung erfolgen. „Zitierung“ ist gemäss EuGH autonom auszulegen. Grundsätzlich seien Schranken des Geschmacksmusterrechts restriktiv auszulegen. Andererseits könnte es die Innovation – ein anderes Ziel der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung – hemmen, wenn ein Unternehmen, das kompatibles Zubehör zu geschmacksmusterrechtlich geschützten Produkten herstelle, diese geschützten Produkte beim rechtmässigen Vertrieb seiner Waren nicht abbilden dürfe, um die gemeinsame Verwendung der Produkte zu erläutern oder darzutun. Gemäss EuGH liegt daher in dieser Konstellation eine Wiedergabe zum Zweck der Zitierung vor.

Für die Berufung auf das Zitatrecht müssen allerdings drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

  • Vereinbarkeit mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs: Dies ist nicht erfüllt, wenn die Wiedergabe auf eine Weise erfolgt, die den Eindruck erweckt, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Inhaber des Geschmacksmusterrechts besteht, wenn der Vertrieb der Waren des Dritten nicht rechtmässig ist oder wenn der Dritte den Ruf des Inhabers des Geschmacksmusters in unlauterer Weise ausbeutet.
  • Keine Beeinträchtigung der normalen Verwertung des Geschmacksmusters über Gebühr: Hier handelt es sich um einen wirtschaftlichen Interessensausgleich. Die Rechte des Geschmacksmusterinhabers werden zwar beschränkt, dies soll jedoch nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Interessen des Rechteinhabers führen.
  • Quellenangabe: Es muss einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Verbraucher aufgrund der Angabe leicht möglich sein, zu bestimmen, von welchem Unternehmen die dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsprechende Ware stammt. Vorliegend erfolgte die Quellenbezeichnung durch Angabe einer Unionsmarke von Nintendo. Der EuGH hält fest, dass dabei zu prüfen sein wird, ob diese Nutzung der Marke markenrechtlich zulässig ist.

Ein einziges nationales Recht auf die Annexansprüche anwendbar

Das Landgericht Düsseldorf hatte entschieden, dass auf die Annexansprüche gegen BigBen Frankreich deutsches, österreichisches und französisches Recht anwendbar sei, weil es verschiedene Erfolgsorte geben würde (vgl. die entsprechende Zusammenfassung im Urteil des EuGH, C-24/16 und C-25/16, vom 27. September 2017).

Der EuGH interpretierte Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 864/2007 („Recht des Staates…, in dem die Verletzung begangen wurde“) autonom und kam zum Schluss, dass damit nicht der Ort des Schadenseintrittes, sondern der Ort gemeint ist, in dem die Verletzung begangen wurde (Urteil des EuGH, C-24/16 und C-25/16, vom 27. September 2017). Bei einer teleologischen Interpretation sei dabei nicht auf jede einzelne vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen. Vielmehr sei eine Gesamtwürdigung vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht.

Beim Vertrieb von beanstandeten Produkten über eine Webseite, welche auch Kunden aus anderen Mitgliedstaaten zugänglich ist, ist der Ort massgeblich, an dem die Veröffentlichung des Angebots durch den Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Webseite in Gang gesetzt worden ist.

Urteil mit grundsätzlichem Charakter

Der Entscheid des EuGH ist von grundlegender prozess- als auch materiell-rechtlicher Bedeutung.

Die Frage der räumlichen Reichweite der Zuständigkeit nach Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 ist nicht nur für das Geschmacksmusterrecht relevant. Dieselbe Frage kann sich auch bei anderen Immaterialgüterrechten wie auch in anderen Rechtsgebieten stellen. Auch die Frage, ob sich die Beurteilung nur auf zuständigkeitsbegründendes Verhalten oder aber auch auf jegliches anderes verletzendes Verhalten der ausländischen Beklagten beziehen kann, ist für Klagen in anderen Rechtsgebieten von Relevanz.

Materiell-rechtlich sind insbesondere die Ausführungen zur Bestimmung des anwendbaren Rechts von Bedeutung. Die vom EuGH interpretierte Bestimmung (Art. 8 Abs. 2 der Verordnung Nr. 864/2007) befasst sich mit dem anwendbaren Recht bei ausservertraglichen Schuldverhältnissen, d.h. bei deliktsrechtlichen Ansprüchen. Die Ausführungen des EuGH sind daher auch für andere deliktsrechtliche Ansprüche von Bedeutung.

Die Ausführungen des EuGH zur europaweiten Wirkung von Annexansprüchen sind aus Sicht der Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechten durchaus zu begrüssen. Dies auch deshalb, weil dadurch das Ziel eines europaweiten, starken Designschutzes betont und verstärkt wird.

Die Ausführungen des EuGH zum designrechtlichen Zitierrecht gehen dagegen sehr weit. Immerhin fällt gemäss EuGH nicht jede irgendwie geartete Darstellung von geschmacksmusterrechtlich geschützten Produkten unter das Zitierrecht. Mit der Darstellung muss ein gewisser Erläuterungs- oder Erklärungszweck verbunden sein. Gemäss den Ausführungen des EuGH dürfte damit nicht jeder „beschreibende“ Gebrauch von Geschmacksmusterrechten vom Zitierrecht erfasst sein. Eine solche weitgehende Auffassung würde Sinn und Zweck des Designrechts widersprechen. Im Markenrecht macht die Zulässigkeit des beschreibenden Markengebrauchs durchaus Sinn. Durch den beschreibenden Markengebrauch wird die Herkunfts- bzw. Unterscheidungsfunktion der Marke nicht beeinträchtigt. Beim Designrecht geht es dagegen nicht primär um die Herkunft des Produktes und damit um den Schutz der Herkunftsfunktion.

Für die Schweiz hat das Urteil nur teilweise Bedeutung. Für die Schweiz von Bedeutung sind die Ausführungen des EuGH zu Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001. Dies deshalb, weil das für die Schweiz in Fragen der internationalen Zuständigkeit wichtige sog. Lugano Übereinkommen (LugÜ) einen identischen Art. 6 Nr. 1 enthält. Bei der Auslegung des Lugano Übereinkommens orientieren sich die schweizerischen Gerichte auch an der Rechtsprechung des EuGH. Zudem ist der Entscheid des EuGH für schweizerische Unternehmen von Bedeutung, wenn sie, z.B. über eine Webseite, an EU-Kunden Produkte verkaufen, die ein Gemeinschaftsgeschmackmuster verletzen.

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