Судова практика розгляду спорів про порушення прав на торговельну марку (ТМ) свідчить про те, що навіть встановивши факт незаконного використання, суд відмовляє у стягненні збитків. Найпопулярніші причини для відмови: (1) не доведення розміру збитків та (2) не доведено причино-наслідковий зв'язок між використанням знака і упущеною вигодою.

Це сигнал потенційному порушнику: дешевше скопіювати ТМ, ніж не порушувати права власника знаку. Якщо шанси власника ТМ стягнути збитки у розмірі, який наближений до реального мізерні, це стимулює вчиняти і продовжувати порушення.

Використання чужої ТМ – це збільшення доходу порушника, який: (1) не сплачує роялті за використання чужого знаку; (2) не несе витрати на створення власної ТМ, на її популяризацію, та просування, натомість користується вже відомим споживачам позначенням, до якого є позитивне ставлення.

Нашій судовій практиці відомі три варіанти визначення розміру упущеної вигоди: • витрати, які правовласник поніс в зв'язку з встановленням факту правопорушення та його припиненням, втрати частини ринку збуту, покупців, ліцензіатів; • дохід, отриманий порушником від реалізації товару з використанням ТМ правовласника; • дохід, від «неукладеного» ліцензійного договору. Якби порушник поводив себе добросовісно із дотримання законодавства, то для використання ТМ уклав би з її власником ліцензійний договір і виплатив винагороду, тому можлива (справедлива) ліцензійна винагорода вважається упущеною вигодою.

Збагачення потерпілого чи стимулювання порушника?

Збитки відшкодовуються в повному обсязі (ст. 22 ЦКУ), але відшкодування збитків не може бути спрямовано на збагачення потерпілого, він не повинен отримати більше, ніж мав би, якби правопорушення не відбулося.

Якщо незаконне використання знаку відбулось щодо товарів, власник застосовує підхід, що схвалений Постановою ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р. для авторського права: одиниця контрафактного товару витісняє з ринку одиницю оригінального товару. Розмір обраховується по одному із двох варіантів: або за вартістю контрафактного товару, або за вартістю оригінального товару. Для цього слід мати докази щодо кількості проданої споживачам продукції із незаконним використання ТМ. Порушник не поспішає надати цю інформації, а власними силами дуже складно зібрати належні і достатні докази.

Стандарт доведення упущеної вигоди майже недосяжний: позивачу необхідно довести, що дохід дійсно мав би бути отриманий правовласником, якби не дії правопорушника. Згідно стандарту доведення упущеної вигоди позивач має довести, що особи, які продавали контрафакт, дійсно відмовилися купувати у нього товар, оскільки порушник запропонував більш вигідні умови.

Окрім того, порушник не завжди наносить знак на товар, який виготовляє власник ТМ. Порушники вигадливі, тому під відомим брендом можуть запустити інший вид товарів. Отже, метод витіснення оригінального товару не підходить.

Чи позбавляє це власника ТМ права стягнути упущену вигоду, навіть якщо він не виробляє і не продає товари/послуги, які продає порушник? Світова практика застосовує інші способи визначення розміру упущеної вигоди: дохід порушника та гіпотетичне роялті.

Якщо поглянути на послуги, ситуація ще складніша, адже виміряти обсяг послуг, наданих під чужою торговельною маркою, майже неможливо. Чи не єдиною релевантною прив’язкою може бути обсяг проданого товару при надані послуги. Мова про використання знаку в сфері торгівлі (наприклад, функціонування роздрібного магазину чи діяльність оптового дилера).

Якщо порушник продає певний вид товарів, позначаючи не себе (оскільки це ��ірмове найменування), а свої послуги в комерційному обігу чужим знаком, то отриманий порушником від цієї діяльності дохід має бути основною для обрахунку розміру збитків.

Дохід, який отримав порушник в результаті незаконного використання ТМ

У Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Німеччині та Австрії стягнення доходу порушника в справах про захист виключних прав інтелектуальної власності є звичайною практикою. В Німеччині 75 % всіх позовів про порушення виключних прав – це позови про витребування незаконного доходу порушника.

Етичний аспект підходу базується на принципі неприпустимості збагачення від вчинення правопорушення. В економічному плані він спрямований на позбавлення порушника стимулів до вчинення правопорушення. Якщо потенційний порушник буде розуміти, що вся вигода, отримана від порушення буде відібрана, стимули для вчинення порушення мають зникнути.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, розмір упущеної вигоди на користь потерпілого не може бути меншим від доходів, одержаних порушником (ст. 22 ЦКУ). Ця норма закріплює універсальне застосування disgorgement of profits і запозичена з ЦК Нідерландів.

Торговельна марка несе споживачу інформацію про якісні характеристики товару і його виробника. Розмір упущеної вигоди не повинен бути менше, ніж дохід порушника від реалізації товару, і має визначатись з урахуванням розумних витрат: витрати на просування товару на ринку, рекламування ТМ, розробка етикеток і упаковки, спонсорські активності.

Стягнення упущеної вигоди в Україні, як правило, має дві перешкоди: (1) обрахування розміру і (2) стандарт доведення причинно-наслідкового зв’язку. Останній виглядає так: позивач повинен переконати суд, що зробив усе можливе, щоб отримати таку вигоду, але єдиним, хто перешкодив йому, був відповідач.

Виконати такий стандарт надзвичайно складно, оскільки причинно-наслідковий зв'язок – це широке явище, яке описується здоровим глуздом і обґрунтовується логічними зв’язками.

Натомість причинно-наслідковий зв'язок має бути доведений з розумною ступінню достовірності. Можливо, слід полегшити стандарт доведення і встановити презумпцію зв’язку між порушенням і збитками, якщо вони звичайно виникають в такій ситуації, а сам розмір дозволити обраховувати вірогідно, перекладаючи на відповідача тягар спростування.

Відповідач володіє даними про свою комерційну діяльність і якщо отримав незначний дохід від реалізації контрафактних товарів чи надання послуг під чужою ТМ, йому легше спростувати аргументи позивача.

Гіпотетичне роялті (reasonable royalty damage)

Використання ТМ генерує дохід (або опосередкований – через збільшення продажів товару, або прямий – через надання платної ліцензії на використання третій особі), тому метод гіпотетичного роялті є розповсюдженим. Цей метод застосовується в США та європейських країнах, а найсвіжіший приклад – Італія.

В ст. 125 Закону про промислову власність вказано, що суд повинен врахувати всі важливі обставини: негативні економічні наслідки (в т.ч. упущену вигоду власника порушених прав); вигоду, отриману порушником; нематеріальні збитки (шкода репутації компанії та бренду).

Упущена вигода власника знаку чи патенту не може бути менше, ніж розмір роялті, який порушник мав би сплатити для отримання ліцензії на використання об’єкта.

Верховний суд Італії у вересні 2017 року стягнув з особи, яка продавала товар з використанням патенту гіпотетичне роялті, яке на думку суду, сплатив би порушник, якби уклав з власником ліцензійний договір (джерело: WIPR (https://www.worldipreview.com/contributed-article/italy-jurisdiction-report-calculating-reasonable-royalties).

Найближчою успішною вітчизняною аналогією є Постанова Верховного суду України від 14 вересня 2016 р. у справі № 703/5377/14 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/62058420). Власник земельної ділянки подав позов про стягнення упущеної вигоди в розмірі 583 705 грн, тому що не міг укласти з іншою особою договір оренди, оскільки відповідач користувався земельною ділянкою без належної документації.

Верховний суд України вказав, що користувач земельною ділянкою без правовстановлюючих документів позбавляє орендодавця права одержати дохід у вигляді орендної плати за землю, який він міг би отримувати, якби його право не було порушено.

Ідентична ситуація із використання ТМ без згоди власника: порушник, використовуючи ТМ без згоди власника, позбавляє його права одержати дохід у вигляді ліцензійного платежу, який він міг би отримувати, якби його право надавати згоду не було порушено.

Розмір і вид збитків залежить від порушення і відомості знаку. Два найгірші наслідки, які можуть настати для власника ТМ після продажу підробок: споживачі втратять лояльність до бренду і перестануть його купувати через низьку якість; знак втратить розрізняльну здатність через те, що декілька осіб будуть одночасно його використовувати і споживач не буде асоціювати бренд з конкретним виробником. Дуже складно уявити, що український суд захоче оцінити і стягнути збитки, завдані настанням вищеописаних наслідків.

Однак це має мотивувати юристів щоразу доводити: якщо факт порушення (незаконного використання ТМ) встановлено, збитки мають бути відшкодовані, навіть якщо їх важко визначити.

Опубліковано: "Юридична Газета", №18, 8 травня 2018 р.