Reciente Sentencia del Tribunal Supremo número 275/2017 en la que analiza los componentes del “acto de imitación” regulado en el artículo 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”) y determina que la imitación de los rasgos que distinguen a una prestación de aquellas habituales en ese sector del mercado representa un elemento esencial para que concurra el ilícito de competencia desleal.

El pasado 5 de mayo de 2017, la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo dictó Sentencia número 275/2017 (Recurso núm. 2916/2014) mediante la que ha analizado las condiciones que deben producirse en toda conducta para que ésta sea calificada por nuestros tribunales como un acto de imitación desleal y, en consecuencia, ser penalizada por nuestro sistema jurídico.

En el asunto enjuiciado, la demandante era una sociedad dedicada al diseño y comercialización de figuras decorativas de cerámica elaboradas mediante la técnica del “trencadís”, técnica decorativa impulsada por el máximo representante del modernismo catalán, Antoni Gaudí, y que consiste en un mosaico realizado con fragmentos irregulares de cerámica unidos. En concreto, la demandante era titular de varios diseños industriales que protegen figuras de animales (entre ellas, salamandras, toros, tortugas, etc.), así como de dos marcas tridimensionales que protegían un dragón realizado mediante dicha técnica. La parte demandada era otra sociedad también dedicada a la comercialización de figuras que representan animales y que son fabricadas mediante la misma técnica.

La demandante consideró que los productos de la demandada eran imitaciones (o incluso meras copias en algunos casos) de sus diseños registrados y marcas, al utilizarse la misma técnica y colores para la elaboración de las figuras. Por este motivo, se ejercitó de manera acumulada acciones de infracción de diseño industrial, marcas tridimensionales y de competencia desleal, concretamente invocando los actos comprendidos en los artículos 4 (cláusula general de buena fe), 11.2º y 11.3º (actos de imitación) de la LCD.

Respecto a las acciones por infracción de diseño industrial, la Sala realiza un análisis exhaustivo sobre los conceptos de “usuario informado” y “grado de libertad del autor” determinando finalmente que las similitudes de los diseños de ambos litigantes se refieren a elementos que se encuentran en el dominio público. Llama la atención, al respecto, que el Tribunal haga referencia a un concepto de propiedad intelectual -finalización del plazo legal de duración de los derechos de explotación- en lugar de conceptos propios de la propiedad industrial como novedad, carácter singular o competencia desleal como singularidad competitiva. Y es que, según el alto Tribunal, los diseños de ambas empresas utilizan formas de animales y elementos gaudinianos (el conocido estilo creado por Gaudí), así como formas, colores y técnicas propias del trencadís. Por este motivo, y dado que el Tribunal considera que los elementos en dominio público no pueden ser monopolizados, los diseños no infringían los registrados por la demandante.

Con relación a los actos de imitación, una vez más el Tribunal recuerda que el principio básico es que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre y que el ilícito requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

(i) singularidad competitiva en la prestación imitada, esto es, que posea rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla, pudiendo atribuirle una determinada procedencia empresarial y diferenciada de las prestaciones de otras empresas y de aquellas habituales en el sector;

(ii) copia de elementos o aspectos esenciales, no accidentales o accesorios, y que puedan identificarse por un componente o, en su caso, por varios elementos;

(iii) riesgo de asociación por parte de los destinatarios del producto o prestación imitada respecto a la procedencia u origen empresarial.

A criterio del Tribunal, no existirá singularidad competitiva en los productos cuyas formas estandarizadas sean las que generalmente se utilizan en el sector del mercado de que se trate. Considerando todos los presupuestos anteriores, el Tribunal acuerda finalmente que las similitudes existentes son elementos en dominio público (formas de animales, elementos gaudinianos y la técnica del trencadís), por lo que difícilmente pueden constituir el ilícito de “acto de imitación” previsto en la Ley de Competencia Desleal. No obstante, el Tribunal Supremo recuerda que la manera más efectiva para evitar el citado riesgo de asociación en imitación de prestaciones es mediante el uso de marcas y otros signos distintivos que se protegen bajo el paraguas de la propiedad industrial.