Dès la création de la marque, ou plus tard dès le début de négociations avec des partenaires étrangers, la protection de la marque à l’étranger doit être envisagée par les titulaires de marques.

Très attendue depuis de nombreuses années, l’adhésion du Canada le 17 juin prochain au Protocole de Madrid va permettre de désigner ce pays dans un enregistrement international. 

Compte tenu de sa très large couverture géographique et de sa simplicité, ce système est de plus en plus adapté aux stratégies de développement mondial des entreprises.

NOS COMPETENCES:

  • Vous conseiller et vous assister pour déterminer quelle marque protéger ? La même marque, sa traduction ou sa translittération ?
  • Pour quels marchés, en fonction de leur évolution ?
  • Sous quels délais ? si la même marque est étendue dans un autre pays, dans les 6 mois suivant le dépôt d’origine, c’est-à-dire sous priorité, le dépôt à l’étranger bénéficie de la date du premier dépôt.
  • Selon quelle voie ? Nous choisissons la voie la plus appropriée en fonction de votre marque, des droits antérieurs et de votre budget.
    • Un dépôt national : si la marque ne concerne qu’un seul pays ou que le pays souhaité n’est membre d’aucune convention régionale. Parmi les pays importants, la Chine vient de modifier certains points fondamentaux de sa loi sur les marques et on attend également des changements importants en 2014/2015 de la loi sur les marques.
    • Un dépôt international pour couvrir par un seul dépôt un nombre important de pays divers, dont l’Union Européenne. Le choix pourra être opéré parmi 98 Etats/organisations membres. Il permet d’ajouter des pays au fur et à mesure de l’extension économique de votre marque. Ce système permet par un seul dépôt, d’obtenir un enregistrement, valable pour 10 ans et renouvelable par une seule opération, mais l’enregistrement international reste soumis au droit de chaque pays ou région désigné. En outre, un dépôt national ou de marque européenne est indispensable pour procéder ensuite à un enregistrement international.
    • Un dépôt de marque européenne : pour les 28 pays de l’Union Européenne, si aucun autre pays n’est envisagé. Ce système permet d’obtenir un seul enregistrement après une seule procédure réalisée par l’EUIPO.
    • Un dépôt en OAPI - pour les pays d’Afrique Francophone Il est ainsi possible de couvrir par un seul dépôt tous les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, l'Union des Comores. En OAPI, il convient de procéder à un dépôt distinct, selon que l’on désigne des produits ou des services dans son libellé.
    • Un dépôt auprès de l’ARIPO - pour les pays d’Afrique Anglophone Le système ARIPO existe et permet de désigner 9 des 18 pays qui ont signé le Protocole de Banjul, pays suivants : Botswana, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibie, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, mais il n’est réellement en vigueur que dans les 3 pays que nous avons soulignés.
    • Une protection dans les pays du Pacte Andin – Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou : un accord propre à ces 4 pays permet au titulaire d’un enregistrement de marque dans l’un de ces pays, de s’opposer à un dépôt contrefaisant dans tous les autres pays membre du Pacte.
    • Un dépôt de marque pour l’Union Economique Eurasiatique Ce traité signé le 29 mai 2014 entre 3 pays est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il a créé une Union qui regroupe pour l’instant l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie. Il établit une harmonisation entre les systèmes de droits de Propriété Intellectuelle et a instauré un système de marque de l’Union en vigueur dans tous les pays membres qui coexiste avec les marques nationales. 
  • Notre réseau de confrères étrangers : Nous effectuons en direct un certain nombre d’opérations devant les offices français, européen (EUIPO) et international (OMPI). Dans les autres pays nous agissons via un réseau de correspondants étrangers que nous choisissons et sélectionnons pour leur compétence, leur réactivité et leur niveau de prix. 
  • Adapter la protection de vos marques à vos marchés : Nous proposons de revoir la protection de chaque marque au fur et à mesure de l’extension de son marché et de l’adapter à chaque évolution, en procédant à un audit du portefeuille de marques, noms de domaines, copyrights, dessins et modèles, brevets.

Adapter les moyens de lutte contre la contrefaçon à l’extension de vos marques 

Il convient également de revoir votre politique anti-contrefaçon en fonction notamment de vos marchés de fabrication et d’exportation, notamment par des déclarations de retenue en douane.

La protection à l’étranger d’une marque ne s’improvise pas et doit faire l’objet d’une stratégie réfléchie qui doit être adaptée en permanence à l’évolution commerciale de l’entreprise.