Auswahlentscheidung des Patentinhabers steht äquivalenter Patentverletzung entgegen – Konkretisierung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Äquivalenz

In der Patentschrift offenbarte, aber nicht beanspruchte Ausführungsformen unterfallen nicht dem Äquivalenz- und damit Schutzbereich des Patents (BGH – Okklusionsvorrichtung und Diglycidverbindung). Die nicht beanspruchte Ausführungsform muss in der Patentbeschreibung jedoch explizit offenbart sein, ein bloße Auffindbarkeit für den Fachmann reicht nicht aus (BGH – Pemetrexed und V-förmige Führungsanordnung). Ob die Offenbarung nur in der aktuell gültigen Fassung der Patentschrift oder auch in früheren Fassungen erfolgen kann, ist noch nicht entschieden (BGH – V-förmige Führungsanordnung).

Selection decision of the patent owner excludes patent infringement under the doctrine of equivalents – Specification of the German Federal Court of Justice regarding the doctrine of equivalents

Making use of an embodiment disclosed but unclaimed by the patent does not constitute infringement under the doctrine of equivalents (German Federal Court of Justice (FCJ) – Okklusionsvorrichtung [occlusion device] and Diglycidverbindung [diglycidyl compounds]). The embodiment not claimed must be explicitly disclosed. It is not sufficient that the embodiment is obvious to the skilled person based on the disclosure in the patent description (FCJ – Pemetrexed and V-förmige Führungsanordnung [V-shaped guide formation]). The FCJ has not yet decided whether disclosure only in the current version or also in earlier versions of the patent description are relevant (FCJ – V-förmige Führungsanordnung).

In den beiden neueren Entscheidungen “Pemetrexed” und “V-förmige Führungsanordnung” bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) seine bisherige Rechtsprechung zum Ausschluss von offenbarten, aber nicht beanspruchten Ausführungsformen aus dem Schutzbereich eines Patents und stellte klar, wann eine Auswahlentscheidung vorliegt, die der Annahme einer äquivalenten Patentverletzung entgegensteht (BGH GRUR 2016, 921 – Pemetrexed; GRUR 2016, 1254 – V-förmige Führungsanordnung).

Grundsatz: Wortsinngemäße und äquivalente Patentverletzung möglich

Der Schutzumfang eines Patents bestimmt sich maßgeblich nach seinem Anspruchswortlaut, wobei Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung des Anspruchswortlauts herangezogen werden. Das Patent kann dabei nicht nur wortsinngemäß, sondern auch äquivalent verletzt werden. Denn eine Patentverletzung liegt nicht nur dann vor, wenn alle Merkmale des Patentanspruchs gemäß ihrem Wortsinn benutzt werden. Vielmehr werden vom Schutzbereich des Patents auch äquivalente Benutzungen erfasst, also im Anspruch nicht genannte, aber gleichwirkende Ausführungen, die von dem Fachmann als gleichwertig empfunden werden und ohne erfinderisches Tätigwerden von ihm auffindbar sind (st. RSpr. BGH, zu den sog. drei “Schneidmesserfragen” siehe etwa GRUR 2011, 313 Rn. 35 – Crimpwerkzeug IV; GRUR 2007, 959, Rn. 22 und 24 – Pumpeneinrichtung; GRUR 2002, 515, 517 (II.3.a)) – Schneidmesser I).

Ausnahme: Keine äquivalente Patentverletzung bei Entscheidung gegen diese Ausführungsform

Nach mittlerweile gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung sind solche Ausführungsformen, die in der Beschreibung ausdrücklich offenbart, aber nicht beansprucht werden, als für den Fachmann nicht gleichwertig (im Sinne der dritten Schneidmesserfrage) anzusehen. So stellte der BGH in den beiden Entscheidungen “Okklusionsvorrichtung” und “Diglycidverbindung” fest, dass eine äquivalente Patentverletzung hinsichtlich einer bestimmten Ausführungsform dann zu verneinen sei, wenn die Patentbeschreibung diese Ausführungsform zwar offenbart, aber eine andere Ausführungsform in den Patentanspruch aufgenommen worden ist (BGH GRUR 2011, 701 2. Ls. – Okklusionsvorrichtung; GRUR 2012, 45 Rn. 44 – Diglycidverbindung). Denn dies zeige, dass der Patentinhaber eine klare Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen ihm bekannten Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, getroffen und damit darauf verzichtet habe, bestimmte Ausführungsformen zu beanspruchen. Der Schutzbereich des Patents solle in einem späteren Verletzungsstreit daher nicht nachträglich auf Ausführungsformen ausgedehnt werden, auf deren Schutz der Patentinhaber verzichtet hatte.

Mit der Entscheidung Diglycidverbindung nahm der BGH überdies zur Reichweite der vom Patentinhaber getroffenen Auswahlentscheidung Stellung. Danach beschränkt sich die Auswahl nicht nur auf die in der Patentbeschreibung konkret benannte unbeanspruchte Ausführungsform, sondern auch auf weitere Ausführungsformen, die sich in ähnlicher Weise wie die benannte unbeanspruchte Ausführungsform von der beanspruchten Ausführungsform unterscheiden (BGH GRUR 2012, 45 Rn. 46 – Diglycidverbindung).

Bestätigung und Konkretisierung der Grundsätze zur Auswahlentscheidung

Diese Grundsätze zur Auswahlentscheidung hat der BGH in seinen beiden diesjährigen Entscheidungen “Pemetrexed” und “V-förmige Führungsanordnung” bestätigt (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 52 – Pemetrexed); GRUR 2016, 1254 Rn. 27 – V-förmige Führungsanordnung) und wie folgt näher konkretisiert.

BGH – Pemetrexed (Urteil vom 14.06.2016 – X ZR 29/15)

In der Entscheidung “Pemetrexed” stellte der BGH klar, dass es sich um eine Auswahlentscheidung durch die Aufnahme einer von mindestens zwei in der Patentbeschreibung genannten Ausführungsformen in die Patentansprüche handeln müsse (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 52–55 – Pemetrexed). Denn es liege keine Auswahlentscheidung vor, wenn eine Ausführungsform nicht in der Beschreibung offenbart, sondern für den Fachmann nur aufgrund von Angaben in der Beschreibung auffindbar ist. Denn für die Anwendung des mit “Okklusionsvorrichtung” und “Diglycidverbindung” aufgestellten Grundsatzes reiche es nicht aus, dass sich eine vom Patent beanspruchte Ausführungsform aufgrund von Angaben in der Beschreibung oder aus sonstigen Gründen als spezieller Anwendungsfall eines allgemeinen Lösungsprinzips darstelle und der Fachmann aufgrund dieser Erkenntnis in der Lage war, weitere diesem Lösungsprinzip entsprechende Ausführungsformen aufzufinden (zweiter Leitsatz BGH GRUR 2016, 921 – Pemetrexed).

Das streitgegenständliche Patent offenbarte und beanspruchte mit Pemetrexeddinatrium eine konkrete chemische Verbindung. Andere chemische Verbindungen mit Pemetrexed, wie etwa Pemetrexeddikalium, waren zwar nahegelegt, aber nicht als konkrete Ausführungsformen in der Beschreibung offenbart. Anders als bei “Okklusionsvorrichtung” und “Diglycidverbindung” lag der Beanspruchung der konkreten Ausführungsform daher keine Auswahlentscheidung des Patentinhabers gegen konkrete andere in der Patentschrift offenbarte Ausführungsformen zugrunde. Die Voraussetzungen für einen Ausschluss der angegriffenen Ausführungsform aus dem Äquivalenzbereich lagen mangels einer entsprechenden Auswahlentscheidung daher nicht vor.

Eine Erweiterung des Ausschlusses auf solche Ausführungsformen, die aufgrund der Angaben in der Patentschrift für den Fachmann auffindbar waren, sei nicht sachgerecht, da die Auffindbarkeit (als zweite Schneidmesserfrage) eine Grundvoraussetzung für das Bejahen von Äquivalenz ist und der Einsatz abgewandelter Mittel ansonsten niemals zu einer Patentverletzung führen könnte (BGH GRUR 2016, 921 Rn. 61 – Pemetrexed). Der Patentinhaber habe daher mit der Nennung eines allgemeinen Lösungsprinzips und der Beanspruchung nur einer konkreten Ausführungsform keine vergleichbare Auswahlentscheidung getroffen, so dass eine äquivalente Patentverletzung basierend hierauf nicht verneint werden kann.

BGH – V-förmige Führungsanordnung (Urteil vom 23.08.2016 – X ZR 76/14)

Der BGH stellt in seiner Entscheidung “V-förmige Führungsanordnung” weiter klar, dass der von ihm aufgestellte Grundsatz zur Auswahlentscheidung nicht ähnlich den “foreseeable equivalents” des amerikanischen Patentrechts anzuwenden sei, wonach gleichwirkende Ausführungsformen immer dann aus dem Schutzbereich ausgeschlossen sind, wenn der Patentinhaber erkannt hat oder hätte erkennen können, dass für ein im Anspruch benanntes Lösungselement Austauschmittel denkbar sind, und es versäumt hat, auf eine Fassung des Patents hinzuwirken, bei der die Austauschmittel vom Wortsinn des Patentanspruchs umfasst worden wären (BGH GRUR 2016, 1254 Rn. 22 – V-förmige Führungsanordnung). Vielmehr komme es für das Vorliegen einer Auswahlentscheidung allein darauf an, ob die gleichwirkende Ausführungsform neben der beanspruchten Ausführungsform tatsächlich in der Patentbeschreibung offenbart ist (BGH GRUR 2016, 1254 Rn. 27 f. – V-förmige Führungsanordnung).

Im vorliegenden Fall wird nur die beanspruchte V-förmige Form einer Führungsanordnung, nicht aber auch die angegriffene U-förmige Ausführungsform in der Patentbeschreibung offenbart. Eine Auswahlentscheidung und damit den Ausschluss von U-förmigen Führungsanordnungen aus dem Äquivalenzbereich lehnte der BGH daher vorliegend ab.

Leider vom BGH offen gelassen wurde die Frage, ob für den Nachweis einer Auswahlentscheidung des Patentinhabers nur auf die aktuell gültige Beschreibung zurückgegriffen werden kann (BGH GRUR 2016, 1254 Rn. 30 f. – V-förmige Führungsanordnung). Im vorliegenden Fall war die ursprünglich erteilte Fassung des Patents (B1-Schrift) im Einspruchsverfahren beschränkt worden (B2-Schrift). Im Gegensatz zur aktuell gültigen B2-Schrift war in der B1-Schrift noch ein Verweis auf andere Querschnittsformen enthalten. Da jedoch ein allgemeiner Hinweis auf andere mögliche Querschnittsformen keine Offenbarung einer U-förmigen Ausgestaltung darstelle und damit auch schon nicht als Nachweis für eine Auswahlentscheidung des Patentinhabers dienen könnte, lies der BGH diese Frage offen.

Fazit

Die bisher ergangenen höchstrichterlichen Entscheidungen verdeutlichen allesamt, dass eine Auswahlentscheidung des Patentinhabers zugunsten einer konkret beanspruchten Ausführungsform und damit ein Patentierungsverzicht zulasten anderer Ausführungsformen nur dann angenommen werden kann, wenn die anderen Ausführungsformen ausdrücklich in der Patentbeschreibung offenbart werden. Eine Anwendung dieses Grundsatzes auf nicht offenbarte, aber aufgrund der Angaben in der Patentschrift für den Fachmann leicht auffindbare Ausführungsformen ist hingegen nicht angezeigt.

Bei der Patentanmeldung sollte deshalb darauf geachtet werden, dass die Beschreibung keine Grundlage zur Annahme einer solchen Auswahlentscheidung bietet. Um einer solchen Annahme zu entgehen, sollte ein entsprechender Hinweis in die Beschreibung aufgenommen und vor allem darauf geachtet werden, dass in der Patentbeschreibung keine Ausführungsformen genannt werden, die nicht beansprucht werden. Die Verwendung von Gattungsbegriffen und die Angabe von allgemeinen Lösungsprinzipien ist hingegen unschädlich.