今天,众多海外企业以及中国企业都从中国庞大的市场上获得了回报,中国市场带来了许多发展机遇。企业将它们的未来的业务增长点寄希望于中国市场,或者设立子公司,或者设立办事处、工厂等等。

    与中国庞大的市场同行的,还有中国蓬勃发展的知识产权事业。伴随着市场的开拓,无论是海外企业还是中国企业,都竞相将知识产权布局在中国。2011 年中国的专利申请量已经位居全球第一,各方合力将中国的专利事业推向了一个新的顶峰。在庞大的专利数量下,同样是庞大的专利授权量。众多的专利潜藏着什么样的权利以及什么样的风险呢?这是企业在进入中国市场时需要思考的问题。而回答这样的问题,一个重要的方面是要利用专利检索这个手段。通过专利检索识别出与企业自身的产品和技术方案相关的权利,进而识别风险的高低。

    具体而言,企业在生产产品或者将产品推向中国市场之前或者在更早之前要进行针对中国的防侵权检索(clearance search),以确定该产品或者技术方案是否侵犯他人专利权。如何更好地完成针对中国的防侵权检索,在这里笔者与大家交流一些基于以往案例的经验。

(一) 如何应对中国的实用新型专利

    很多企业在选择中国数据库的时候往往如海外经验一样仅仅选择发明数据库。实用新型数据库并未考虑到其中。但是,忽略实用新型数据库会使该项工作从一开始就面临缺失。中国的实用新型的特点是授权容易、快捷,因此存在着大量的实用新型。尽管人们深刻地认识到,在这些实用新型中,很大程度上都是垃圾专利,但是,鉴于“正泰”和“施耐德”的诉讼案基于实用新型专利权的巨大诉讼赔偿额,对于实用新型完全不予以理会显然是不合理的。

    基于以上的考虑,我们建议,在做中国防侵权检索的时候除了选择发明数据库以外,还应当选择实用新型数据库。

    在以往的案例中,我们通过选择发明数据库和实用新型数据库为客户做防侵权检索,检索结果中,实用新型的检索结果有时候会让人很吃惊。如果按照侵权判定原则,技术和产品会落入一些实用新型的保护范围之中。这些情形包括许多,例如有些实用新型的保护范围大到快涵盖了整个技术的最大范畴,但是阅读说明书之后知道,其对于技术的贡献显然没有那么大。有些实用新型的保护范围在本领域技术人员看来就是现有技术。还有一些,暂时无法判断其是否是将现有技术中已知的方案保护了起来。还有一些,也许是真正意义上的“小发明”。

    在以往的案例中,为了使得在一个防侵权检索中能够更多更快地排除掉一些实用新型的风险,我们通常将检索范围从有效的专利库扩展到各种法律状态的专利库,这样在检索后,在浏览检索结果的过程中,我们经常会看到一些实用新型保护的技术方案,在之前的无效的相关发明专利中已经公开。通过这样的方式,我们能够尽量地减少需要重点考虑如何应对的障碍专利。

    通过这样的方式,最后需要考虑利用无效证据检索来考察其权利稳定性的实用新型的数量会更少一些,从而可以降低应对成本,以真正地确定企业的产品或者方案是否需要进行调整产品和方案设计。

(二)如何考虑产品待检技术的选择

    产品通常包括多个零部件以及包括多个技术方案,一项产品所涉及的多个技术点或者所采用的多项技术方案都有可能侵犯知识产权,任何一个技术点的侵权都会带来整个产品的侵权风险,从成本控制和风险控制角度而言,选择部分重点技术方案以降低成本并且仍然能够使得侵权风险尽量低是最佳方案。

    在选择重点技术方案的过程中,存在一个对于产品拆解的过程,包括产品拆解到基本的零部件或者从产品拆解到多个技术方案。

    在以往的案例中,我们与客户共同合作考虑以下几个因素来选择待检索的重点技术方案,考虑因素为风险的高低、可转移程度、对于整体产品的重要程度、技术的来源等。例如,通过知识产权约定能够将侵权风险责任转移到供应商上的例如外购零件等通常无需检索。另外,我们通常和技术人员一起对于技术属于现有技术的可能性给出基本的判断。

    在此基础上,自主研发的方案通常是待检索的重点技术方案。在自主研发的方案中,进一步考虑该方案对于整体产品的重要性,它对于产品的功能、特性是否起到了突出的作用,将核心技术点选择为待检技术。

    在确定技术方案的时候,需要注意一个零部件通常也可能会衍生出多个技术方案,例如该零部件的制作工艺以及该零部件的结构。

(三)如何确定检索策略

    防侵权检索的检索策略的设定必须考虑侵权判定的情形。如前所述,任何一个技术点的侵权都会导致整个产品的侵权。所以我们在设定检索策略的时候都要针对选择出的各个技术点设定检索策略。

    如上所述,例如在针对同一部件的零部件的制作工艺以及该零部件的结构的时候,针对结构和工艺的检索式是大不相同的。

    在设定检索策略的时候,通常要考虑到从国外申请人提交的中国专利的技术术语的表达方式、中国本土提交的专利的表达方式以及 IPC。

    防侵权检索的目的是寻找权利要求中出现相关内容的专利。

    当我们设定针对海外申请人的中国专利的技术表达时,通常会在权利要求中发现非常上位的概念以及针对这些上位概念的不同翻译法。这些表达有时很难和我们目标指向的具体的技术术语建立联系,因此,在确定检索策略的时候,需要在说明书中对这些技术术语具体的限定,这有助于帮助我们将那些在权利要求中用多个上位概念组合结合附图方能才能理解出方案的专利寻找出来。在实际的案例中,会经常看到这样的现象。此外,说明书中的技术问题和功能等术语非常重要,通过检索这些部分的内容中,能实现辅助的清楚的指引作用,将解决同类问题、实现同类功能的一组专利检索出来。

    当我们设定针对国内申请人的中国专利的技术表达时,通常需要注意另外一个方面,即有些专利会用一些不规范的技术术语,与通常的技术术语表达不同。这个时候,通过阅读一些检索结果寻找这些不规范的技术术语通常是重要的。

    IPC 的使用会帮助我��实现准确的指向。寻找到与技术主题直接对应的精确分类组号可以找到一组专利,如果相关于待检索方案有准确的下位小组,可以考虑将这些小组中的专利进行浏览,以避免漏检。

    在防侵权检索的过程中,重要的是确保数据的完整性。一方面,IPC 和关键词之间需要相互补充。另一方面,需要额外设定一个校验环节,以确定检索策略是否完整。校验方式通常是以某一竞争对手作为入口,筛选出相关专利。另一方面,利用检索策略查看,相关专利是否都能出现。

(四)如何确定筛选准则

    在筛选中,存在两个阶段的筛选,初筛和精筛。

    初筛通常是依靠摘要和摘要附图将明显不相关的专利剔除。由于防侵权检索要求的是寻找权利要求中出现相关内容的专利,因此,在将明显不相关的专利剔除之后,还需要通过阅读权利要求来寻找从法律上构成障碍的专利,这个过程就是精筛。

    初筛后的专利应用防侵权检索的筛选准则进行精确筛选,考虑到侵权判定的原则,全面覆盖原则以及等同原则来确定筛选准则。符合全面覆盖原则的情形通常包括两种,即当待检索标的的技术特征与检索到的有效专利的权利要求的技术特征完全一样时,存在以全面覆盖原则判定的侵权风险。或者当待检索标的的技术特征落入了检索到的某有效专利的权利要求保护范围时,存在以全面覆盖原则判定的侵权风险。因此,要将上述两类专利挑选出来。符合等同原则的情形有可能是待检索标的的技术特征与检索到的某有效专利的权利要求的技术特征部分相同,因此,也需要将这部分专利挑选出来,来进一步去判断是否有可能侵权。

    有效地把握好上述关键事项,在产品的生产和进入中国市场之前排查风险,进行防侵权检索,是非常重要的。通过这样的手段,能针对具体的产品摸清在中国布局的大量专利下隐藏的风险,提前做好防范措施和准备。