前言

在全球经济格局不断变化的今天,随着中日关系的改善,日本产业投资与合作价值日益受到关注。据悉,日本政府为吸引海外资本和新技术,2020年把引进外资目标提高到35万亿日元(约合3200亿美元),在此背景下,中日经贸合作正在翻开新的历史篇章,从之前日本对中国的单向投资已在转向中日互往的双向投资。特别是中国企业在投资“走出去”、技术“引进来”的大背景下,通过对日科技项目的投资引进日本先进技术方面意愿非常强烈。

涉及到科技项目的投资及并购,为确认项目的价值,必须对核心技术的知识产权进行尽职调查,此类项目中专利占据尤为重要的地位。通过知识产权尽职调查,识别知识产权风险,合理评估技术价值,会为并购项目提供有力的决策依据及谈判筹码。本文将着重介绍在对日投资并购科技项目中的知识产权,特别是专利的尽职调查的内容及应注意的事项。

一、知识产权的基础信息尽调

知识产权尽职调查是指在项目(特别是高新技术项目)投资/并购时,对拟投资对象拥有的专利/商标/版权等知识产权进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动,可为项目投资提供决策支持。

知识产权尽职调查有三个重要组成部分,首先是知识产权基础信息的调查,二是基于整理出来的基础信息进行风险分析,三是对整理出来的知识产权类信息进行价值评估,以此为整个投资项目提供决策依据、谈判筹码,并在后期的合同中安排针对所调查出的风险进行规避的方案。

1.如何取得知识产权的基础信息

首先,全面了解目标公司的知识产权至关重要。通常知识产权分为两大类,一类以登记注册为生效要件的权利,例如专利(包括发明、实用新型、外观设计)、商标,还有一类为非登记注册类权利,如著作权、技术秘密等。

注册类知识产权是指需满足一定条件并经审查而授权或注册的权利。因此,无论目标公司提供与否,都可以根据诸如公报之类的公开信息来调查此类知识产权。例如对于专利权、商标权这种拥有授权注册制度的权利,可以通过“专利信息平台”( 独立行政法人工业所有权信息・研修馆提供的知识产权信息检索系统、下称“J-platpat”)等检索目标知识产权的授权注册状态,并确认权利关系(是否存在共有人、担保权、实施权等)。

非注册类知识产权是在目标公司内部进行管理的,因此需要目标公司的协助,通常是通过详细的问询来获得。

在关于知识产权的调查中,除非公司内部有经验丰富的专门人员,否则需要专利代理师及知识产权检索公司的配合。

2 .专利的基础信息尽调

在注册类知识产权中专利尤为复杂,并且所占比重高,因此以下着重介绍专利的基础信息的尽调方法。 专利权的归属

确认专利权人时需要确认���为单独名义还是共有名义。可以通过J-PlatPat的审查过程信息确认过去是否进行了权利转移等。但是应注意,J-PlatPat上只公布最新的权利人,并且可能需要两个月左右的时间才能反映出最新信息,因此必要时需要确认特许厅的专利登记簿。

专利申请清单及专利权清单

整理目标公司所持有的处于申请中尚未授权的专利申请清单、以及已授权的专利清单。正在申请中的专利有可能最终无法授权,因而通过整理此类清单,可以了解已授权和未授权的专利各自所占比重。

专利权的存续期间

有必要了解目标公司拥有的专利权还有多久的保护期,以及是否缴纳了维持该权利的年金。日本专利权的保护期与中国相同,为自申请之日起的20年。但是,在药品方面,与中国现行的专利法规定不同,存在延长登记制度。即,由于药品获得行政许可审批需要花费时间,因此,如果在一定时间内不能实施专利发明,则可以以5年为限延长保护期。

有无设定实施权

日本的专利实施权只有两种,即独占实施权和普通实施权。由于独占实施权以在日本特许厅登记为生效要件,因此必须确认专利登记簿。关于普通实施权,因有过法律修改,故需格外注意。在2012年4月1日法律修改前,在专利登记簿上进行普通实施权的登记是对抗第三人的要件。但是,对于在2012年4月1日以后签订的普通实施权,普通实施权登记制度被废止。由于在该法修订以前通常也不进行实施权登记,因此无论如何,都必须对目标公司进行提问和问询,并仔细核实许可合同等资料。

无效请求以及异议的历史信息整理

日本专利法上的复审分为:审查类复审(针对驳回决定提出的复审、订正复审)和为解决当事人之间争议而提出的当事人类复审(专利无效复审、延长登记无效复审)。其中,如果有专利无效复审、延长登记无效复审、订正复审、异议,会在专利登记簿中进行预告登记;对于驳回决定复审,会在专利登记簿中显示“复审决定年月日”。如果存在无效复审或者异议,可以推测相关专利在市场上可能对第三方的产品造成了障碍,也很有可能存在基于该专利的侵权诉讼,此时需要仔细核实相关信息。

以专利为代表的注册类权利还包括实用新型、外观设计和商标。基础信息的尽职调查方法与专利大致相同。在中国,实用新型被广泛利用,但在日本,虽然实用新型未经实质审查即可授权,但在权利行使时有严格限制,必须向对方出示由日本特许厅对实用新型专利权的有效性做出评价的实用新型技术评价书,因而实用新型的案件数量和发明相比很少。例如,2018年日本的发明申请件数为313567件,与之相对,实用新型的申请件数仅为5388件。此外,与中国不同,日本外观设计采用实质审查制,因此,与中国相比,日本的外观设计专利权更趋稳定。

二、知识产权的相关风险尽调

1、侵权风险

侵权风险的调查是指就标的产品或技术是否侵犯了第三方的权利,并可能受到禁令或损害赔偿要求进行调查。如果目标事业的关键技术侵犯了第三方的知识产权,会被要求停止制造和销售,将来也可能发生损害赔偿,这可能会阻碍事业发展并造成巨额债务。最近判决达数亿日元损害赔偿额的案例在增加,在海外发生诉讼时,将对人力、财力造成相当沉重的负担。 由于很难在短期内对拟收购目标的技术的侵权风险进行全面、详细的分析,所以应根据对业务的影响程度来判断调查的详细程度。 另外,关于第三方侵犯目标公司的知识产权方面,同样由于实际上很难在短时间内做出全面评估确认,因此可以仅围绕可能有现实的侵权风险的重要的知识产权进行分析。

2、职务发明的对价支付风险

关于职务发明的对价(注:相当于中国的职务发明的奖励报酬),需要关注日后是否会被要求支付意想不到的高额对价的风险。2004年日本《特许法》第35条进行了修改,该修改中新增加了如下规定:涉及职务发明的“相当的对价”交由当事人(雇主与雇员)间自主约定,并要求制定公司规则等的过程及内容具有合理性。因而,该修改生效之后,日本各公司均纷纷建立并运用起了适当的职务发明的相关制度,在确保了支付对价的合理性的前提下,发生职务发明的预料外的对价支付义务的风险有所降低。但在法修改前产生的职务发明因为适用旧法,所以如果职务发明产生了大额销售利益或者专利许可使用费收益,需要予以特别关注。因此,需要确认目标公司关于职务发明的奖酬规则,包括新版和旧版。

3、与许可协议有关的风险

还要关注目标公司与第三方签订的知识产权许可协议、一揽子交叉许可协议、共同研究开发协议等合同。此类协议中,以支配权变动、权利转移为由解除合同的条款并不少见。需要确认诸如此类的内容是否对目标公司不利、是否存在违约或争议、以及并购行为对这些合同会产生什么影响等。另外,日本公司之间通常签订有交叉许可协议,对于此类协议尤其应该注意确认是否存在因并购导致合同解除的事由。

4、共同权利人风险

因为共有权利的转让需要得到全体权利人的同意,对于共同申请的专利,需要事先向共有人确认。共有人可以包括相关企业、竞争对手、大学、公共研究机构等。需要注意的是,共有人原则上有各自实施的权利,但是许可第三方实施时,须经全体共有人同意。

5、谈判破裂时对商业秘密的处理

在并购交易中,有时因在条件方面无法达成一致或在尽职调查过程中发现重大风险,可能会导致谈判以失败告终。此时面临的问题是应该如何处理通过知识产权尽职调查所获得的目标公司的秘密信息。正因为知识产权是无形的,所以既不能归还又不能销毁,日后还可能成为纷争的起因。作为买方,如果谈判以失败告终,为了不会对己方日后的商业行为造成不合理的限制,应在保密协议中明确约定作为保密对象的秘密信息的定义、范围(例如,约定仅限于明确标有“秘密”的信息)及其管理方法的内容。

三、知识产权的价值评估

1、现金价值评估

一般除了通过支付对价而取得的或者其开发费用已作为折旧计入资产的以外,通常知识产权的价值不会计入资产负债表,而企业的知识产权价值有必要反映在对企业价值进行评价后的具体收购价格中。此外,除因在现金价值评估中,比起因设定了实施许可有许可使用费收益而相对容易评估的情形,更重要也更难的是对于仅在公司内部使用的知识产权、未被利用的专利等如何进行价值评估。实务中,可基于目标公司的未来收益预测,采用DCF等方法实施知识产权的现金价值评估。

作为知识产权保护对象的技术对事业及收益的贡献度、在市场中保持优势地位的持续时间等,将是知识产权价值评估的主要方向。通过分析专利文献,可以评估出目标公司及全行业的研发方向和该公司在所处行业中的地位,进而把握目标公司在行业中是否具有竞争优势。作为具体评估方法,可以利用专利全景分析等比较目标公司和其他公司的申请动向,以了解研发活动的活跃度和研发方向。

2、IP(专利)全景分析

IP(专利)全景分析,是使用各种专利地图等来分析相关行业的技术动向以及目标公司在业界所处的地位等信息,并将此类信息提供给决策层用于制定战略。通过绘制与分析目的相吻合的地图,可以把握目标公司拥有怎样的技术组合以及优势技术领域,能够从整体上更客观地评估要收购的项目。 具体方法是对目标公司拥有的专利申请清单和专利清单、年度推移数据、授权率、在各个国家的申请比例、平均使用期间等进行汇总分析。以下示出专利全景分析的几例。

-技术分类分析

可以根据调查的专利的基础信息,按事业领域进行大致分类,并在必要时与产品对应起来进行分类。在分类时,可以借助专利公报上记载的专利分类号来进行。 在对专利申请件数进行时间序列分析的同时,通过技术分类分析,可以了解到目标公司的研发投资趋势、研发领域的历史变迁以及近年来主要投入的研发技术领域。 必要时,需要考察目标公司整体的专利申请件数逐年推移趋势,以及计划收购的目标事业领域的专利申请件数的逐年推移。通过比较,可以看出拟收购目标业务领域的专利申请是逐年递减还是逐年递增,如果逐年递减,则可能存在研发进展不顺利等情况。这将为整个项目的收购决策提供重要的判断依据。即使呈增加趋势,但是与整体相比所占比例如果减少,也可能存在该领域的研发成果不足的问题。此外,还可以以时间轴来绘出目标公司各个年度投入的研发费用,通过比较可以看出目标公司对相关技术研发资金投入的变化。通过这些数据的比较分析,可以推测出拟收购对象的业务领域在目标公司的地位,会为谈判提供有利的信息及筹码。

-专利排名和份额分析

通过检索专利公报,梳理出整个业界及各个竞争对手的件数,来确认目标公司于相关技术领域在整个行业中所拥有的专利(包括授权与在审中的)的排名及所占份额。) 通过该分析,能够把握目标公司的目标技术领域处于全行业的何种地位。进行调查时,需要注意申请人新旧名称的变化,以免遗漏。

结语

科技项目的知识产权尽职调查中,专利最为重要也最为复杂,因而本文围绕着专利展开了说明。其他知识产权的调查与专利类似,可以通过公开信息和问询目标公司来整理基本信息,并评估风险点和价值,从而为并购项目决策提供重要依据及应在合同中规避的风险因素。此外,因项目本身的目标、时间和成本要求,知识产权尽职调查的范围和内容实际可繁可简,应根据实际需求灵活确定、量体裁衣,才会获得理想效果。